近日，最高人民法院知识产权法庭就浙江某动力公司与某威公司因雇员跳槽引发的商业秘密侵权纠纷案做出二审终审判决，推翻一审法院裁判，认定原告浙江某动力公司商业秘密主张成立，被告某威公司与原告的跳槽员工构成商业秘密侵权。
该案判决书提出了一个裁判观点：专利认定与商业秘密认定标准不存在必然的法律因果关系。
主要案情：原告浙江某动力公司的两名员工跳槽到被告某威公司，之后某威公司申请一件实用新型专利，发明人为该两名员工，浙江某动力公司发现该实用新型专利为公司技术秘密，遂起诉。案件审理期间，该实用新型专利被国知局宣告无效，无效决定显示，专利权利要求1和2，因与作为现有技术的证据1技术方案实质性相同，不具有新颖性，权利要求3至10，不具有创造性。
判决书记载：“评判特定技术信息是否具备秘密性的标准与评判专利新颖性、创造性的标准不同，即便该专利技术方案在申请日（或者优先权日）相对于现有技术缺乏新颖性或创造性，也不必然意味着该技术方案所体现的技术信息在被诉侵权行为发生时已为本领域技术人员普遍知悉和容易获得。本案中，案涉技术信息主要记载于案涉实用新型专利说明书具体实施例及附图中，案涉实用新型专利权利要求仅体现了案涉技术秘密部分内容，案涉实用新型专利无效决定中对案涉实用新型专利权利要求是否具备新颖性、创造性的判断并不必然影响本院针对案涉技术信息是否具备秘密性的判断。”
总结下判决书这段话几个要点：1、评判特定技术信息是否具备秘密性的标准与评判专利新颖性、创造性的标准不同。2、评判的时间点不同，专利的新创性以申请日为判断时间点，商业秘密侵权以被诉侵权行为发生时为判断时间点。3、评判的范围不同，专利的无效仅限于权利要求，并未涵盖专利的说明书。
关于第2点，如果导致专利因新创性被无效的对比文件的公开时间也早于被诉侵权行为发生时间，裁判结果是否必然会发生颠覆性变化呢？笔者认为不会，对比文件早于侵权行为发生时间只是必要条件，技术信息是否因此不具备商业秘密的秘密性还需进一步分析。
关于第3点，发明人通常会将创新点写入权利要求中，仅在说明书中公开的技术信息，一般是发明人认为其新创性不如权利要求中的技术方案，因此在专利权利要求因不满足新创性被无效的情形下，说明书中的技术信息很可能也会被认定为不满足新创性。此外，商业秘密司法解释规定商业秘密具体内容是需要权利人明确的，如果权利人提出此类抗辩，似乎应由其明确说明书中公开的哪些技术信息是权利要求未保护的。因此，权利人主张权利要求与说明书所记载的技术信息范围不同来进行抗辩能获得支持的难度还是比较大的。
关于第1点，评判秘密性与专利新创性标准的关系则比较复杂。
专利是通过向公众公开发明创造内容而换取一定期限的垄断保护，是对权利人向社会作出贡献的一种垄断性奖励，商业秘密则只是用于保护权利人免受违反公平、诚信原则以及商业道德的不正当竞争的侵害，只要能带来竞争优势，即使新创性较低也应予以保护，因此专利的创新性门槛应高于商业秘密。
美国第五巡回上诉法院的Cataphote Corporation v. Hudson商业秘密诉讼案，法官在判决书中写道：虽然商业秘密无需达到可专利性标准所要求的的独特或新颖程度，但它必须至少具有一定的原创性，以将其与日常知识区分开来。借用我们之前在判决中的表述：“商业秘密的客体必须是秘密。行业中属于公共或通用知识的物品或方法不能被当作自己的秘密。”如果一个方法或创意太过常见、众所周知或容易确定，以至于它缺乏任何新颖性、独特性和独创性，它必然缺乏使其在法律上可认定为商业秘密所必需的秘密要素。
专利（指发明和实用新型专利）需要具备新颖性和创造性，新颖性主要指该发明或者实用新型不属于现有技术，创造性是指对所属技术领域的技术人员来说，发明创造相对于现有技术应是非显而易见的。现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
1、“秘密性”与“现有技术”的关系
商业秘密的保密性即为“不为公众所知悉”，这与现有技术的定义从字面上看属于互斥关系。
根据专利审查指南，现有技术的公开方式包括出版物公开、使用公开和其他方式公开。
商业秘密司法解释给出了为公众所知悉的情形：（一）该信息在所属领域属于一般常识或者行业惯例的；（二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的；（三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露的；（四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开的；（五）所属领域的相关人员从其他公开渠道可以获得该信息的。
可以看出现有技术的公开方式与为公众所知悉的情形实质上基本一致。因此，可以明确，现有技术不具有秘密性。
2、“秘密性”与“新颖性”的关系
根据专利审查指南，专利的新颖性审查原则包括与现有技术的技术内容相同或者仅仅是简单的文字变换、上下位概念、惯用手段的直接替换、数值和数值范围有重叠等。如果与现有技术的技术内容相同或者仅仅是简单的文字变换，那应认定为公有技术，惯用手段的直接替换也应作为公有技术为宜，这两种情形应认定为不具有秘密性。其他不具有新颖性的情形，如上下位概念、数值和数值范围有重叠，则需要根据具体情况进行分析，一般不能因技术信息不具有新颖性而直接否定秘密性。
3、“秘密性”与“创造性”的关系
两年前上海律协曾组织一次活动，上海知识产权法院的范静波法官作了关于商业秘密司法实务若干问题探讨的分享，期间范法官提出过一个问题，商业秘密司法解释中对于不为公众所知悉的认定是指不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的，这里的“容易获得”与专利法中的“创造性”的是什么关系？范法官的观点是倾向于认为商业秘密不需要达到专利的创造性高度的要求。
作者认同这个观点。对于创造性，由于需要具有实质性特点和进步，而且往往需要多个现有技术结合进行比对，因此认定技术秘密应不需达到具备专利创造性的高度，即不能以技术信息不具备创造性而直接否定秘密性。
4、最后
商业秘密侵权纠纷案件中，对于被诉侵权的员工明显是将原公司技术信息拿到新公司使用的情形，感觉法院一般会更倾向于降低秘密性的门槛，毕竟在这种情形下如果因秘密性问题而不予保护，似乎也有违公平原则。
还有另外一个问题，在实践中某些领域解决某一技术问题或实现某种功能的现有技术往往数量庞大，如何选择使用也可能具有较大挑战，因此即使某个技术信息属于现有技术，公司对该技术信息的选用也可能构成竞争优势，员工跳槽后带到新公司也会损害原公司的利益。这种情形下，能否认定公司所采用的技术信息属于商业秘密？当然，也可从另外一个角度看这个问题，构成法定商业秘密的是技术选型信息，而不是所选定的技术本身，只是这种情形下权利人的举证难度就更高了。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：潘炜 上海正策律师事务所合伙人/律师