专利委托合同中受托人未履行通知义务的责任承担
——常州新德焊材科技有限公司诉常州联企知识产权代理有限公司、上海精晟知识产权代理有限公司专利代理合同纠纷案
【基本案情】
2 014 年 3 月 27 日，委托人常州新德焊材科技有限公司（以下简称新德公司）与受托人常州联企知识产权代理有限公司（以下简称联企公司）签订《专利委托合同》，约定由联企公司代为进行发明专利申请。后联企公司将相关专利申请材料通过上海精晟知识产权代理有限公司（以下简称精晟公司）向国家知识产权局进行了提交。 2016 年 8 月 31 日，新德公司获得案涉发明专利授权。同年 7 月，联企公司与新德公司协商确定由新德公司自行缴纳年费，无需联企公司提供年费缴纳监控服务。新德公司自行缴纳了 2017 、 2018 年专利年费， 2019 年由于员工失误，直至 7 月 22 日才缴纳年费 360 元。 2019 年 6 月 12 日，国家知识产权局向精晟公司发出《缴费通知书》，载明专利权人在规定的期限内应当缴纳的年费为 360 元，滞纳金为 120 元，期满未缴纳的，专利权终止。精晟公司未告知新德公司，新德公司也未缴纳滞纳金 120 元。 2019 年 12 月 12 日，国家知识产权局向精晟公司送达通知书，载明专利权人未按缴费通知书中的规定缴纳或者缴足第 6 年度年费和滞纳金，该专利权于 2019 年 5 月 5 日终止，并提示可以按照专利法实施细则第 6 条规定请求恢复权利。 2020 年 6 月新德公司偶然发现案涉专利权被终止，经联系国家知识产权局才得知上述精晟公司收到的通知书内容，但案涉专利权已无法恢复。新德公司认为案涉专利价值为 10 万元，因案涉专利权终止，精晟公司和联企公司应共同赔偿其损失 10 万元及多次来往北京的合理开支 1 万元。
【法院认为】
合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。据此，在新德公司获批案涉专利权且双方明确无需监控代理费缴纳时，双方的合同权利义务已经终止。联企公司负有通知、协助新德公司变更国家知识产权局留存的联系方式的后合同义务。在联企公司未履行此义务的情形下，应将专利因未缴纳滞纳金而可能被终止这一重大事项告知新德公司。联企公司怠于履行通知、协助义务是案涉专利权终止的原因之一，在专利权无法恢复的情况下，联企公司应承担相应违约责任。
关于联企公司应承担损失金额。新德公司的损失系因专利权被终止而引起，该专利本身价值应为合同履行后联企公司应当预见到的违反合同可能造成的损失。结合本案合同的实际履行情况，涉案专利权被终止主要系因其未缴纳年费滞纳金，法院酌定新德公司承担80%的责任，由此联企公司应赔偿损失2万元。因案涉合同并未就合理费用进行约定，故对主张的合理费用不予支持。
在联企公司未向精晟公司披露新德公司联系方式的情况下，精晟公司客观上无法将联系人变更为新德公司或向新德公司履行通知义务，故其不承担连带赔偿责任。
钟楼法院一审判决：联企公司向新德公司赔偿损失2万元。
【法官评语】
债权债务终止后，当事人应当遵循诚实信用等原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。专利代理人在为专利权人申请专利并获得授权后，即便委托事项已经完毕，合同已经终止，也负有向专利权人转达国家知识产权局重要通知以及协助专利权人变更国家知识产权局留存联系方式的后合同义务。该些义务在专利代理或委托合同中没有明文规定，但符合合同目的解释及交易习惯，更是遵循诚信原则的应有之义。如专利代理人怠于通知或未申请变更联系方式，或者执业过程中存在瑕疵，导致了专利失效的后果，应认定其未尽到相应的后合同义务，判决其承担相应的违约责任。关于应承担赔偿责任的数额，需考虑行为人的过错、专利权人申请专利已付出的成本、案涉发明专利可能获得的利益（即专利价值），进行综合判定。
此案例旨在提醒专利代理机构注意协助、通知、保守商业秘密等后合同义务，完善流程管理，妥善进行材料保管，避免专利权人的权益受到不必要的损害。
供稿：民三庭
编辑：何 薇
审定：张立群