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一、确认开庭方式

目前,北京知识产权法院大部分商标案件还是线上庭审,只有一部分案件线下开庭。一般传票上会写明开庭方式,手机短信也会收到开庭通知以及下载开庭客户端的提示。如果是涉外当事人的案件、部分撤三类案件要注意是否是线下开庭。如果认为案件有必要线下开庭的,也可以向法院申请。

线上开庭的一定提前登录“北京云法庭”客户端查看是否有案件信息,没有案件信息的需要让书记员开通端口,书记员开通端口一段时间仍未显示案件信息的,请直接联系技术室刷新。

如果对网络没有信心的,最好使用手机流量或手机端开庭,目前苹果手机不能下载APP,但是微信小程序可以。

二、确认诉争商标和引证商标的权利状态

1.权利归属发生变化

如果诉争商标或引证商标在立案之后转让,受让人作为利害关系人需要参加诉讼,否则就构成程序违法。所以,代理人一旦确认诉争商标或引证商标权属状态变化的,务必告知法院,法院可以依职权追加受让人为共同原告或第三人,但是由于增加共同原告涉及很多程序问题通常是将受让人追加为第三人。

由于诉争商标和引证商标的权利人都有可能作为原告或第三人,所以排列组合的话会有多种情形,笔者就不再一一列举,只要坚持诉讼结果对受让人产生影响的都应当参与诉讼这一原则具体问题具体分析即可。

根据不同的情形可能会有变通的处理方式,例如引证商标受让人作为原告或第三人需要参加诉讼的,如果受让人出具放弃参与诉讼等类似声明的,法院也可以不追加或不再另行开庭。代理人根据不同的情形同法院沟通协调即可。

2.诉争商标或引证商标已无效

① 引证商标被宣告无效或被撤销,代理人需要向法院提交无效公告或撤销公告,法院会根据情势变更原则直接撤销被诉裁决,来不及提供公告的,开庭时直接提示法庭即可,法庭会向被告核实或当庭核实。

② 诉争商标已被宣告无效,本案案件可以直接结案;

③ 诉争商标在其他案件中因连续三年未使用被撤销,本案无效宣告案件需要继续审理。

②③之所以两种不同的处理结果,是因为撤三和无效宣告的法律后果不同,商标因未使用被撤销的,商标权自被撤销时终止,但商标被无效宣告的,商标自始无效。两种不同的法律后果决定了商标存续期间的使用行为是否可以被追溯侵权责任,所以诉争商标虽然因未使用被撤销,但无效宣告程序仍然需要继续以确认是否是自始无效。

三、确认证据情况

1.确认诉讼新证据是否在举证期限内提交

以前的商标授权确权行政诉讼,除了个别法官,绝大多数法官都是接受举证期限外提交的证据,但是笔者最近两年经手的案件发现很多法官都不接受举证期限外提交的证据。所以有新证据的,还是规规矩矩在举证期限内提交,如果举证期限内实在无法提交的,要根据证据的重要程度决定是否从“新证据”的认定角度同法官据理力争还是考虑仅作为参考材料提交。

关于如何举证,因为商标行政诉讼涉及的争议焦点太多,笔者暂无精力一一列举,但是绝大部分案件都是涉及到使用证据、知名度证据以及恶意证据,具体见笔者的另一篇文章“商标行政案件的保存和搜集”。

2.确认被告证据

所谓被告证据即国家知识产权局提交的证据,笔者曾见过几次庭审,因原告代理人没有办理过商标行政案件,一直在强调法院没有送达被告证据,导致被法官训斥,庭审大幅拖延。实际上,所谓被告证据其实就是在行政阶段争议双方提交的文书和证据材料,只要同当事人核实,一般都是有的,如果当事人确实没有保存,可以提前同法院沟通。没有必要在庭上浪费时间,有的代理人可能想在程序上争取翻案可能性,但实际上很大一部分案件当事人在行政阶段提交的证据并非被诉裁定作出的依据,即便被告没有提交,也不影响判决结果,因为这么一个不太可能影响案件结果的事情与法庭争执,浪费有限的庭审时间,确实没有必要。而且现在北京知识产权法院有专门的送达团队,不可能不向当事人送达证据。

不过,近期笔者发现送达小组一般是电子送达被告材料,光盘证据等实体材料不再交换。在参诉须知上也明确一部分证据材料再交换:

特别地,在专利、商标行政案件中,如原告或第三人不同意接受电子送达的,对于被告提交的答辩材料,我院将向原告或第三人送达被告提交的答辩状、证据清单及所列证据,但下列证据除外:原告或第三人在行政审查程序中自己一方提交的证据;被告在行政审查程序中已向原告或第三人交换过的证据。

在商标行政案件中,对于被告提交的证据材料所附光盘,若该光盘系原告或第三人在行政审查阶段向被告提交的光盘证据材料,并且被告在行政审查程序中已向原告或第三人交换过该光盘,我院原则上不再向原告或第三人交换。

这种处理方式的合法性暂不讨论,但是在情理上可以理解,毕竟知产法院案多人少,案件积压很多年,节省下人力财力尽快审结案、高质量解决好案件实体问题才是关键,而且此种形式确实也不会实质损害当事人的程序和实体权益。

但是需要特别注意的是,无论是原告还是第三人,如果行政阶段的证据非常重要,最好自行打印后交于承办法官团队,便于其审查案件,必要时以新证据的形式在举证期限内提交法院。

3.关于证据原件

对于除撤三类案件的绝大部分案件,法庭通常都没有时间核对证据原件,往往也不核对原件,这是因为商标行政案件的特殊性决定的,所以大部分案件都不需要携带证据原件。但是以下证据除外。

① 撤三类案件

② 第15条证明代理关系代表关系、在先使用的证据

③ 第32条在先使用的证据(很多对方代理人会要求核对证据原件)

如果遇到一些代理人任何案件都要求核对原件,但又没有携带的,可以请法庭另行安排一个时间由原告和第三人自行核对证据原件即可。

四、知晓开庭流程,强调重点

1.准备庭审提纲,在有限的时间内表述重点

北京知产法院的商标行政案件量非常大,通常一个案件只安排30分钟,一些驳回复审案件只安排10分钟,所以在有限的时间里千万不能长篇大论(实际上,法庭也不允许)。一定要根据案情准备庭审提纲,表述重点。

2.法庭调查和法庭辩论合并进行

商标行政诉讼的法庭调查和法庭辩论是一并进行的,万不可同普通案件一样,事实部分和法律部分别展开讲,无论是事实还是法律适用,只要逻辑不混乱,什么时候说都可以。

3.了解承办法官的庭审风格或是提前询问

不同的法官有不同的庭审风格,在北京知识产权法院表现的尤为明显,有的法官在让当事人阐述起诉和答辩理由时,不让多说,最好是“与起诉状一致”、“与第三人陈述书一致”,等到归纳争议焦点后再展开说,有一些法官怕代理人在这个阶段展开说会以询问的方式问代理人:“诉讼请求和事实理由与起诉状一致吗”,这个时候只需要回答个“是”就可以了。之后会有让你展开说。而有的法官是在陈述起诉和答辩理由时就要求展开讲了,大家都陈述完了以后便核实证据情况,然后就没有然后了。
有很多不明情况的代理人刚开始陈述“详见起诉状”后便等着之后再讲,但之后既不符合庭审的节奏和“氛围”,也没有针对性了。即便法官允许你继续说,但是此时法官的主要精力已经不在你陈述的内容了,很有可能已经在整理卷宗了。所以对于不熟悉的法官可以提前去法庭旁听一下上个庭是什么风格,没有机会旁听的话,也可以提前问一下法庭是现在就具体讲还是之后再展开说。

五、熟悉不同案件类型的审查重点

1.驳回复审类

绝大部分驳回复审类案件的争议焦点都是第30条、第31条比对近似,通常需要特别关注如下事项:

① 做串案对应表

为了避免遗漏信息,把案件搞混,最好作个表,将对应的案号、决定号、商标号、类别、商品、引证商标、法律依据等关键信息对应。

② 确认商品是否类似

首先,法庭一定会询问你对商品类似是否有异议。

其次,可能会得到一些意想不到的机会。所以,一定仔细核对《类似商品和服务区分表》,尤其是一些群组比较复杂的类别,例如第7类、第9类等,因为在驳回复审案件中,判断商品是否类似严格依据《类似商品和服务区分表》,但是对于一些跨群组,不同自然段、单一商品等复杂情况,审查员也有可能注意不到而出现差错,一旦发现不类似的,法院通常是要撤销被诉裁定的,一旦撤销,诉讼可以再来一轮,对于哪些通过诉讼程序拖延期限争取核心商品的案子非常有利。

③ 区分不同商标适用的法律依据(30条、31条)

第30条、第31条的区别在于,申请商标的申请日晚于引证商标的初审公告日适用30条,否则适用31条。

④ 重视绝对条款的法律适用和法律研究

驳回复审案件的撤裁率极低(情势变更除外),但是相对于相对条款,绝对条款的撤裁率则相对较高,如果案件涉及绝对条款,一定要重视,认真研究法理和案例,切不可仅从字面意思理解法条,当然这些工作是需要在起诉之前就需要做好的工作。

⑤ 关注引证商标注册人是否注销

目前司法实践中,如果引证商标注册人已经注销,都会以不会存在混淆可能性为由准予诉争商标注册,所以务必关注引证商标注册人的情况,最好能提供工商内档证明注销情况。

⑥ 关于是否提交证据

最高院的指导案例曾明确指出驳回复审案件不应考虑诉争商标的使用情况和知名度情况,知产法院和北京高院都一度援引该指导案例审查驳回复审案件。笔者曾经代理的一个案件因为诉争商标确实知名度极高,一审法院考虑了知名度情况支持了诉讼请求,但是北京高院以该指导案例为依据认为不应考虑商标的使用证据撤销了一审判决。

但是笔者近一两年看到一些个别撤裁的案件又提到了诉争商标的使用情况。所以对于商标标志确实存在差异,而且确实具有较高知名度的,还是提交一下证据为妥。

2.使用证据审查类案件

使用证据审查类案件具体包括撤三类案件、第十五条代理代表关系案件

对于该两类案件一定要明确撤三类证据的关键要素,商标、商品和时间,必要时制作证据一览表,将证据的三要素、证据页码、证据说明列明,便于法官庭审或写判决时查阅。

庭审陈述时主要集中于解释无法弥补的证据瑕疵,强调证据的逻辑链条,可参考笔者的另一篇案例分享“如何利用补强证据影响法官心证”

当然,对于个别第十五条案件可能还存在一些复杂的法律适用问题,本文暂不讨论。

3、知名度证据审查类案件

主要包括第十三条驰名商标类案件、第三十条、第三十一条比对商标近似类案件、第三十二条抢注类案件

第三十条、第三十一条比对商标近似类案件

核心争议焦点是商标近似,但是商标律师们都懂,商标近似主要是主观判断,自由裁量,知识产权法院通常不会仅就商标近似撤销被诉裁定,如果要想翻案就得举证引证商标的知名度,如果知名度足够高,翻案的可能性就高。所以此类案件务必注意知名度证据,当然如果有恶意证据 一并提供最好。

第十三条驰名商标类案件

商标法第十三条各款的构成要件包含商标是否近似(复制、摹仿、翻译)、构成驰名商标以及损害;但是关键还是引证商标否构成驰名商标及其驰名程度,如果驰名程度足够高,也必然影响其他要件的适用。所以关键还是要看证据。所以驰名商标类案件主要还是审查证据。

当然如果被诉裁定已经认定具有知名度,但是认为没有损害的,就需要通过 混淆、淡化、丑化、不正当利用驰名商标声誉进行举证,重点是证明驰名商品和诉争商标核定商品的关联性。

对于认定驰名商标的证据务必按照《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条进行举证。即:

① 使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等

② 该商标的持续使用时间

③ 该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围

④ 该商标曾被作为驰名商标受保护的记录

⑤ 该商标享有的市场声誉

第三十二条抢注商标类案件

该条款的核心内容亦是审查在诉争商标申请日之前的引证商标是否具有一定知名度,但是这个知名度要远远低于驰名商标的知名度

4.恶意类证据审查案件

恶意类证据案件通常涉及商标法第四条和第四十四第一款“其他不正当手段取得商标注册的”的情形。对于此类案件如果证据扎实,不需要太多准备,涉及的主要证据有

① 囤积商标列表

② 全部或部分具有较高知名度商标的商标档案

③ 第三方网站售卖商标的证据

④ 多份商标转让档案

⑤ 已认定属于囤积商标的裁定或判决