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案说专利
海外版-美国篇⑨
Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966)
中国（深圳）知识产权保护中心
从海外专利典型案例库中
精选每周案例并进行解析
以供大家参考学习
01
案件事实
上诉人（一审被告）：Brenner
被上诉人（一审原告）：Manson
审理法院：美国最高法院
判决结果：原告发明不满足实用性要求，专利申请被驳回
1960年，Manson（原告）就制造某种已知类固醇的工艺提出专利申请。美国专利商标局的审查员拒绝了该申请，认为Manson没有披露由该工艺具有足够的实用性。Manson提出上诉，为了支持他的实用性要求，他提交了一篇文章，证明与Manson生产的类固醇相似和相关的类固醇作为肿瘤抑制剂是有用的。专利局上诉委员会维持了申请被驳回的决定，认为Manson生产的化合物不能仅仅根据其与另一种已经被证明有用的化合物的相似性而被认为具有实用性，而且Manson并没有披露Manson制造的化合物也是一种有效的肿瘤抑制剂的足够可能性。Manson提出上诉。专利上诉法院推翻了原判，认为如果一个化学过程的已知产品对公众无害，申请人就没有必要证明该产品的实用性。专利审查员Brenner请求美国最高法院审查该案，最高法院批准了该请求。
02
法律标准
就化学发明而言，只有当化学工艺和产品在申请专利时的存在形式能给社会带来具体的利益时，才符合《专利法》的实用性要求。根据《专利法》第101条，一个人可以为任何新的并且具有实用性的工艺、机器、物质组成，或对这些类别的任何新的和具有实用性的改进取得专利。在化学发明方面，为了确定什么是“具有实用性的”，法院应当综合考虑立法意图和专利制度的目的。尽管专利制度的目的之一是鼓励有关发现和发明的信息的传播，但重要的是要确保在化学领域授予的垄断权能够被精确界定。国会的意图是，只有当公众从一项实质上有用的发明中获得利益时，专利垄断才是合适的。如果一个专利过程没有被简化为创造一个已知有用的产品，那么授予专利就有可能阻碍整个领域的科学发展，而不能给公众带来任何具体的利益。此外，国会已经明确表示，如果一种化合物的效用仅仅是基于其作为研究物质的潜在用途可以刺激进一步的发现或发明，那么就不应该为该化合物授权专利，因为这种有限的实用性有极大的不确定性。
03
法院判决
本案中，Manson试图通过指出一种类似化合物的肿瘤抑制作用来确定他生产的类固醇的实用性。即使假设Manson的类固醇作为肿瘤抑制剂是有用的情况下可以获得专利，专利局的结论是Manson没有披露他的类固醇具有抑制肿瘤能力的足够可能性。因此，在专利申请时，Manson的工艺还没有完善到足以赋予公众任何具体的利益。所以，Manson的发明因不满足实用性要求，专利申请应被驳回。
04
典型意义
该案就如何判定专利实用性给出了指导性意见——为满足实用性要求，需证明该发明可以为大众带来具有确定性的利益。例如在化学发明领域，只有当化学工艺和产品在申请专利时所存在的形式能够给社会带来特定的利益时，该发明才能满足实用性要求。
来源：中国（深圳）知识产权保护中心
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