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作者:王瑞律师

01 前言

笔者近日代理深德彩科技(深圳)股份有限公司(以下简称深德彩),在最高人民法院取得了专利侵权二审案件的胜诉((2021)最高法知民终 959 号),该案件是深德彩公司与深圳市光祥科技股份有限公司(以下简称光祥科技)之间,在上市进程中的系列专利侵权纠纷案件的最后一件案件,至此深德彩公司取得了该系列专利侵权纠纷案件的全面胜诉。(2021)知民终 959 号案件中,最高人民法院论证了“ 发明目的对解释权利要求用语含义的限制 ”等法律问题,具有一定典型性。本文将简单介绍该系列专利侵权纠纷案件的背景,并重点论述(2021)最高法知民终 959 号案件中涉及的法律问题——在界定专利的保护范围时,对权利要求用语的解释应当以符合发明目的和能够实现发明技术方案为指引,不符合发明目的技术方案不应当纳入专利的保护范围。

02 系列专利侵权纠纷背景

专利侵权纠纷背景:光祥科技公司和深德彩公司都是深圳本土企业,且是LED细分领域市场占有率前两位的企业,系列专利侵权纠纷发生期间,光祥科技公司正处于上市进程中,最终在专利侵权纠纷案件审理期间光祥科技公司因综合原因撤回了上市申请,终止了其首次IPO。

起因-深德彩公司维权:2018 年 8 月,深德彩公司向深圳市中级人民法院起诉光祥科技公司专利侵权,要求其停止侵权,并承担3千万的侵权赔偿。

光祥科技公司发起对等诉讼:2018 年 12 月,光祥科技公司向深圳市中级人民法院起诉德彩光电专利侵权,要求其停止侵权,并承担1千万的侵权赔偿。

法院组织多轮背靠背调解:由于两家企业均是深圳本土企业,且光祥科技公司正处于上市进程中,法院组织了多轮背靠背调解,且调解一直持续到最高人民法院审理两件侵权案件的二审案件期间,最终由于双方诉求差距太大,终止了调解。

系列案件的其他情况:双方都采取了行政查处的手段,获得了对方的实物证据;深德彩公司和光祥科技公司均发起了对对方专利的专利无效宣告;深德彩作为专利权人的专利侵权案件经历过一次撤诉后,再次发起起诉,并在一审中遭遇败诉。

系列案件终获全面胜诉:在深德彩公司作为专利权人的案件一审案件败诉后,王瑞律师接受了深德彩公司的委托提起了专利侵权民事纠纷二审上诉,并在之后全盘代理了深德彩公司后续的系列专利侵权纠纷案件和无效案件(涉及深德彩作为专利权人的专利侵权二审案件、深德彩作为被维权方的专利侵权一、二审案件,作为专利权人的无效案件,作为请求人的无效案件)。王瑞律师在深德彩公司维权和被维权案件两头皆处于不利局面之时临危受命,经过了三年的奋战,最终不负客户所托,帮助其作为专利权人的案件在最高人民法院取得二审逆转胜诉,其作为被维权方的一、二审案件也同时在深圳市中级人民法院和最高人民法院分别取得一、二审取得胜诉,维护了深德彩公司的知识产权,为其守住了数千万的利益。

03 (2021)最高法知民终 959 号 裁判要旨

04 裁判意见:(本案合议庭成员:钱建国、颜峰、陈瑞子)

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05 本案启示之一:不符合发明目的的技术方案不应当纳入专利的保护范围

专利侵权判定的核心是确定权利要求的保护范围,而权利要求的保护范围的界定往往需要准确的解释权利要求,以实现专利权人和公众利益的平衡。权利要求的解释应当以符合发明目的和能够实现发明技术方案为指引,对于不符合发明目的的技术方案不应将其纳入专利权利要求的保护范围,否则将导致专利的保护范围不恰当的扩大,打破专利权人和社会公众的利益平衡,损害社会公众的利益。

本案中,最高人民法院是从权利要求的解释规则出发,认为对权利要求的解释应当以符合发明目的和能够实现发明技术方案为指引,据此认为不符合涉案专利发明目的的被控侵权产品的技术方案不落入保护范围。笔者完全认同最高人民法院的认定,与此同时,笔者认为即使不涉及特定技术特征的解释,不符合发明目的的技术方案也不应当纳入专利的保护范围(见笔者另外一篇文章“等同原则的限制之一:不符合发明目的的技术方案不能纳入专利的保护范围”)。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定:对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。参照该规定,对于仅在说明书或者附图中描述的而在权利要求中未记载的可行的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。“举轻以明重”,对于仅在说明书中记载的不符合发明目的的具有技术缺陷的技术方案,更不应该在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第59条也给出了更可操作化的判断方法:“被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案,或者属于背景技术中的技术方案,权利人主张构成等同侵权的,不予支持”。参照该规定背景技术中的技术方案,往往是专利权人认为具有技术缺陷的技术方案,其往往不符合发明目的,不应当纳入专利权的保护范围。

综上所知,当特定的技术特征涉及专利的某个发明目的时,需要对该技术特征做出符合发明目的的解释,不应将不符合发明目的的技术方案纳入其中;与此同时,即使在不涉及技术特征的解释时,当被控产品的技术方案属于背景技术中具有技术缺陷的技术方案,不符合涉案专利的发明目的时,也需要将其从专利的保护范围中排除,不应纳入专利的保护范围。

最高人民法院案例:在创造性判断时,需要考量专利的发明构思

专利诉讼被告抗辩手段之一:合法来源抗辩

最高人民法院案例:判断是否缺少必要技术特征不能忽视功能性技术特征的限定作用

专利诉讼被告抗辩手段之一:先用权抗辩

专利侵权诉讼被告的抗辩手段之一:现有技术抗辩

专利谋略之借刀杀人:浅论公众意见

知产故事:“侵犯商业秘密罪”是悬挂在职场打工人头上的达摩克斯之剑

等同原则的限制之一:明确排除原则

等同原则的限制之一:可预见原则

等同原则的限制之一:禁止反悔原则

等同原则的限制之一:捐献原则

等同原则的限制之一:不符合发明目的的技术方案不能纳入专利的保护范围

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