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近日,北京棉田纺织品有限公司诉株式会社良品计画和无印良品(上海)商业有限公司(以下简称日本无印良品)商业诋毁纠纷案一审判决(案号(2020)京0105民初59143号)公布。

这一案件起源于日本无印良品因为“无印良品”商标侵权败诉,被判刊登声明消除影响,因声明中使用了“被其他公司抢注了”无印良品”商标”,日本无印良品被北京棉田纺织品有限公司起诉商业诋毁,北京市朝阳区人民法院一审审理认为“日本无印良品”构成商业诋毁行为,判决其赔偿“北京无印良品”40万元,并在相应范围内消除影响。

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图片来源:声明截图

日本无印良品对这一判决尚未回应是否提起上诉,但是这一判决必然给日本无印良品的商业经营造成严重的负面影响。“无印良品”商标之争由来已久,根据天眼查公开的信息可以看出,北京棉田纺织品有限公司、北京无印良品投资有限公司(以下简称北京无印良品)与日本无印良品涉及的行政确权、民事诉讼的案件较多,且尚未终审的还有很多。

如今的商业竞争不再仅仅依靠价格、质量和平台等方式抢占市场资源,品牌的打造和进驻市场已经成为公司长远发展的战略性目标,而商标作为识别商品或者服务来源的标识,早已与企业生死相关。为什么北京无印良品与日本无印良品仅仅就“无印良品”这一商标争夺多年仍不放弃,以下笔者带大家进一步了解“无印良品”这一商标背后的布局策略。

"无印良品"商标历史渊源

1980年

日本西友百货里开了个“無印良品MUJI”专柜,卖少量的家居用品和几十种食品。

1983年

“無印良品MUJI”开始做直营店。

1991年

“無印良品MUJI”开始在英国和香港开分店,后来金融风暴的时候香港的MUJI撤走。

1994年

中国第一个“无印良品”文字商标注册,申请人为盛能投资有限公司,分类是第25类。

1999年

MUJI开始在中国注册“无印良品”商标。

2000年

第24类第1561046号“无印良品”文字商标注册,注册人为海南南华实业贸易公司。

2004年8月

第24类第1561046号“无印良品”文字商标转让给北京棉田纺织品有限公司。

2005年

中国第一家“無印良品MUJI”开在上海。

2011年7月

北京棉田公司注册“无印良品”商标,使用范围同样为第24类商品,随后授权北京无印良品公司使用。

2015年

北京无印良品认为日本MUJI無印良品在生产、销售的毛毯、床罩、床褥、浴巾、面巾、被套、枕套等商品上使用“無印良品”构成商标侵权,随即将日本MUJI無印良品背后两家公司诉至法院。

“无印良品”商标归属之争

日本无印良品进驻中国大陆市场后向国家知识产权局申请注册了除24类以外的所有类别,而“无印良品”商标在24类不同群组的商标专用权归属于不同的专利权人,以下是无印良品商标在34类上的归属:

北京无印良品商标专有权核准注册商品:

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制图:上海德同律师事务所

日本无印良品商标专有权核准注册商品:

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制图:上海德同律师事务所

根据上述商标核准注册商品,北京无印良品起诉日本无印良品生产销售24类涉案商品侵权。从天眼查公开数据显示,一审法院认定日本"无印良品"涉案商品侵权,两案分别判赔30万、50万(案号分别为:(2018)京民终172号和(2018)京民终171号)。

除此次商业诋毁案外,北京无印良品和北京无印良品涉及的案件还涉及商标侵权案和撤销复审确认案。

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数据来源:天眼查

制图:上海德同律师事务所

从上述案件可以看出,两者之间的商标纠纷由来已久,此次也不会是终结。根据以往诉讼公开的证据显示,“無印良品(MUJI)”是一家创始于日本的杂货品牌,其本意是“没有商标与优质”。

日本无印良品在进驻中国大陆市场过程中因策略上的失误导致产品在推广和宣传中处处受阻,做好商企业发展的布局和对应商品或者服务的商标规划,是避免商标被他人抢注的重要举措。

商标抢注行为简析

商标作为知识产权,在法律保护上需要遵循国家主权原则和地域性原则,在某一国家或者地区获得商标专用权需要遵循该地的相关法律规定。

在世界范围内商标专有权的取得大多通过官方机构的行政授权实现其在特定地域范围内的独占权。在中国大陆地区商标注册遵循申请在先为主,使用在先为辅的原则。

在我国商标抢注行为主要包括三种情形:

一,针对具有一定知名度的商标在非类似商品或服务上进行抢注。

根据《商标审查及审理标准》的规定,判定商标近似需要同时符合商标标识构成相同或近似,以及在指定商品或服务项目上相同或类似两个要件(以尼斯分类表为参考)。如果在先商标为驰名商标或者具有较高的知名度,以及商标申请人具有明显的主观恶意可以根据驰名或者知名程度进行适度辐射。否则,一般情况下,即使在非类似商品或服务上申请与他人具有一定知名度的相同商标,由于商品的功能特点、销售渠道、消费群体存在较大差异,国家知识产权局一般情况下也会核准该商标的注册。

根据现有商标审查制度的相关规定,商标申请人通过法律存在的漏洞将他人已注册的知名商标在不相同或不相类似的商品或服务上进行抢注,甚至在相同类别上,将他人商标在不构成类似商品或服务的商品或服务项目上进行抢注。从而导致真正的品牌持有人无法使用品牌累积的商标效应进行市场宣传和推广,更换商标品牌,重新打造新的品牌价值。

比如说东京奥运会期间,杨倩、陈梦、全红婵等奥运健儿因夺得奖牌,其姓名被多方申请注册。通过这种蹭热度的方式加快商品或者服务的推广,误导消费者达到经济目的。

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图源:企查查

二,对具有一定知名度的注册商标进行抄袭、摹仿。

对注册商标进行抄袭、摹仿行为主要通过将他人注册商标进行拆分、变字或者加入显著性较弱的词汇后进行恶意注册。

近年来随着对恶意注册商标行为打击力度的不断增加,恶意商标注册人大多通过更为隐蔽的方式进行抄袭、摹仿。比如申请商标核准注册后在使用过程中,通过商标变形的方式恶意摹仿他人商标的标识及商品包装,从而造成消费者对商品或服务来源的混淆误认。

比如说近日上海徐汇法院对“网红大白兔奶茶”侵权“大白兔”商标作出一审判决,

被控侵权商品“网红大白兔奶茶”上“大白兔”文字采用了与权利商标中作为主要识别要素“大白兔”同样的内容,二者具备共同的显著识别要素,法院据此认定“大白兔”文字与权利标识构成近似。被控侵权商品文字标签较为醒目,对于公众而言,除视觉上获得深刻印象外,极易将该文字与具体的商品提供者相联系,起到了指示商品来源的作用,构成商标性使用。

三,利用商标注册地域性保护原则,针对权利人尚未注册的商标在尚未注册的地域进行抢注。

由于商标具有地域性,因此,将商标权利人的商标在其尚未进行布局的国家或者地区进行抢先注册也很常见。如我国很多大品牌在国外均有被抢注的记录,如王致和、同仁堂等。

当然在国外具有一定知名度的商标,由于没有及时在中国进行注册,等准备进入中国市场的时候却发现商标早已被他人抢先注册也是存在的。日本无印良品的“無印良品(MUJI)”商标即是这一情况。

针对国内抢注商标的行为进行打击,一般情况下主要依据《商标法》第三十二条,即“以在先使用并具有一定影响”进行维权,外国企业必须要证明自己的商标在恶意抢注商标申请日前就已经在中国使用并具有一定的影响,这一点对于大多数外国企业来说都比较困难,因为多数在先商标并未在中国进行过使用。

而判断被申请人是否具有恶意时,法院主要是基于以下方面:

  • 判断申请人已有商标情况及其知名度;
  • 被申请人与申请人是否存在直接的往来关系;
  • 被申请人在与申请人协商沟通时的意思表示等,即同时考虑客观事实和主观意图。

商标保护策略

为了避免商品或者服务在进驻市场后因知名度而被他人抢注商标的风险,企业在做好商标规划与布局时主要从以下几个方面考虑:

一,商品或者服务的商标申请布局

企业防止商标被恶意抢注的最有效办法是制作一个完备的海外商标布局体系。当前世界上大多数国家的商标注册制度都采用申请在先的原则。企业如果要进入其他国家或者地区,在进入之前应当对核心商标尽早注册。在选择商标布局的商品和服务范围时,本着未雨绸缪的原则,企业可以适当扩大商品服务的范围,以点带线,延长布局的产品线,也有助于品牌体系的建设。

二,商标公告监测

在做好商标布局工作之外,商标监测是避免商标被抢注的重要途径。企业可以委托代理机构定期对核心商标进行监测,通过对比分析及企业的发展需要通过商标异议、商标无效、商标撤三等确权途径扫清障碍及商标被淡化的风险。

三,积极进行商标维权

企业在发现疑似抢注商标行为后,应尽早根据不同国家的法律制度采取合适的维权措施。

四,寻求协商、和解

如果以上途径均无法清除商标障碍,可以通过友好协商或者和解的方式拿回商标权。但是这一途径需要花费高额的转让费用。如果这一商标同时是对方的核心商标,这一途径往往效果也不会很好。

结论

完备的商标布局体系是前提,积极的商标监测是重点,主动的商标维权是必要,最后的协商和解是补救。

不管是哪种方式,做好商标布局和规划,在全球化的进程中,是第一步,也是企业的商业价值的无形储备。

参考文献

[1]知产库 《中日无印良品再战,日方叒输》

[2]ipcode 知产库《无印良品又诉“无印良品”,再审判了》

[3] 崔丽娜 中华商标杂志 《恶意抢注他人商标行为探析》

[4]甄天一 知产力 《勇于对海外商标恶意抢注行为说“不”》