随着中国不断加大知识产权保护力度，一系列与知识产权相关的法律、司法解释纷纷修改和出台，特别是知识产权惩罚性赔偿制度的推出，极大地调动了权利人通过诉讼手段维权的积极性。其中，专利侵权诉讼数量也随之增加，很多专利侵权诉讼更是选择被诉企业在科创板上市的时机提起，对企业影响很大。
在面临专利侵权指控时，被侵权人可以采取一系列的抗辩手段来维护自身权益。这些抗辩手段的选择和实施基于一个原则，那就是寻找和功击专利权的薄弱处，有层次地、有步骤和有配合地展开抗辩，尽最大可能维护被诉侵权人的利益。
本文将就专利侵权案件的主要抗辩理由及抗辩策略进行讨论，希望帮助被控侵权人在面临专利侵权指控时，找到应对专利侵权指控的良策。
一
釜底抽薪：专利无效
当面临专利侵权指控时，被控侵权人首先想到的是向国家知识产权局提出专利无效请求，将原告方权利基础破坏掉，这是专利侵权诉讼常用的抗辩手段。
提出专利无效的目的，不一定要将目标专利的权利要求全部无效掉，只要原告侵权诉讼所主张的权利要求项被无效掉，同样可以达到抗辩的目的。
在某些情况下，启动专利无效的目的是为了迫使专利权人对其专利权的权利要求进行修改或者解释，缩小保护范围，让被控侵权技术方案不落入修改后的权利要求的保护范围内，利用禁止反悔原则，使权利人无法主张涉嫌侵权产品的某些技术特征与专利权利要求中的技术特征构成等同技术特征，从而达到不侵权抗辩的目的。
因此，专利无效行动必须配合专利侵权诉讼来实施，这样才能有的放矢。例如，在专利无效口审过程中，有些权利人会在答辩过程中对专利权利要求中的技术特征进行限制性解释。
这时，申请人就必须及时要求将权利人的答辩记录在口审笔录中，从而将对本方有利的证据及时固定，并说服合议组将权利人对于权利要求的限缩解释记入裁定书中。从而借助“禁止反悔”原则，来对专利权人所主张的“等同侵权”进行抗辩。
在实践中，专利无效成功的关键是找到强有力的现有技术或现有设计作为对比文件。很多无效请求人通过专利检索的方式在专利文献中寻找现有技术或现有设计，但是这样大海捞针式的检索方法不仅工作量大，而且针对性较差。这时检索的针对性要求非常重要。
笔者曾经处理过一件涉及转笼式胶囊干燥设备的实用新型专利无效案件，就曾经遇到过这样的问题：
目标专利由放置胶囊的转笼和负责除湿冷却的装置共同组成，胶囊在干燥转笼中滚动的同时，除湿冷却装置向干燥转笼中输送干燥冷却的空气，另一方面，通过风机将转笼中潮湿的空气抽出到除湿冷却装置中，经过处理形成干燥冷却的空气再输入到转笼中。
通过对目标专利法律状态的研究，笔者发现，专利权人针对同一发明创造在同日递交了发明和实用新型专利申请，根据时间推算，发明专利申请已经过实质审查。进而通过查询发明专利申请的法律状态，发现该发明专利申请已经被国家知识产权局驳回，驳回决定已经生效。
随后，通过调取该发明专利审查档案，找到了审查员以缺乏创造性为由驳回发明专利申请所引用的两项现有技术文件，其中一篇履带式胶囊干燥机的专利文献披露了在胶囊干燥过程中使用相似的除湿制冷设备，同时该专利文献在技术效果方面也提到了为何使用履带式输送设备而放弃使用干燥转笼的原因，该原因可以作为在现有技术基础上结合转笼设备否定创造性的技术启示的证据，是很有利的专利文献。
在此基础上，代理人将检索的重点放在转笼设备现有技术的检索和研究上，终于发现了完全披露目标专利中的转笼设备相似技术特征的一篇在先专利文件，通过对发现的两篇现有技术文件的组合和阐释，证明目标实用新型专利不符合《专利法》第22条3款关于创造性的规定。国知局经过口审，认可了请求人全部主张，裁定目标专利全部无效。
由此，我们可以看到，专利无效的关键是找到有利的对比文件。但是目前全球专利文件量数以亿计，在浩如烟海的专利文献中发现合适的对比文件是对专利代理师的巨大挑战。
利用构建检索式的方式去进行专利检索，需要经过多次反复试错，才能搭建成合适的检索式，检索出来的专利文件阅读挑选也需要耗费很多时间，无疑会增加很多工作量。因此，有针对性地进行无效检索，才能达到事半功倍的效果。
以下是专利无效案件中常用的针对性检索方法：
1.查看目标专利是否被无效过，无效过的话，重点看合议组维持的理由，对合议组认为没有被公开的技术特征进行重点检索；
2.查看目标专利同族专利的审查过程，以及引用的对比文件，查询同族专利在其它国家的审查过程和对比文件；
3.如果是同时申请发明专利和实用新型专利的，查询发明专利审查中所引用的对比文件；
4.查看同一发明人或申请人的专利，如果发明创造申请了系列性的专利，看是否有在先申请的披露；
5.如果发明人是高校老师，查询相关发明人的论文发表情况。
上述针对性的检索方法可以使无效工作建立在他人已经进行的工作的基础上。
在外观设计专利无效案件中，利用申请日前已经公开使用的外观设计产品，以缺乏新颖性为由，提出外观专利无效是常用的策略。
有经验的代理人都会求助于互联网络寻找外观设计使用证据。然而，互联网络使用证据的获取面临两个主要问题：第一、互联网站的可访问性；第二、使用时间的确定性。
由于互联网络政策原因，在我国访问某些境外网站存在着一定的困难，有些情况下，当事人不得不采取“翻墙”的方式访问域外网站获取电子证据。但是，通过“翻墙”获得的证据是否能够被法院采信始终存在争议。
由于“中国国家防火墙”屏蔽了某些域外网站，对该网站进行查阅必须通过绕过相应审查、过滤和监控手段的“翻墙”行为来实现。这种“翻墙”行为被相关行政法规所禁止，从而导致“翻墙”证据可能会因这种取证手段的合法性不完备而被作为非法证据进行排除。
学界与司法界对这类违反网络安全相关行政法规的行为是否属于《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零六条规定的“违反法律禁止性规定”一直存在争议，有学者认为，法律禁止性规定分为效力性和管理性两类，当事人提交“翻墙证据”的行为仅涉及行政违法而未损害他人利益或违背公序良俗，违反管理性禁止规范并不必然构成对民事法律行为效力的实质影响，故不应直接排除“翻墙证据”的合法性。
在广州互联网法院审理的一起著作权侵权案件中，被告为抗辩著作权侵权指控，提供了通过“翻墙”方式获取的域外网站相关图片证据，法院在认定该方式具有行政违法性的同时，并没有将其完全排除，而是结合案件其它证据来论证其证明力。
法官认为：在普通民事案件当中，特定当事人基于证明案件事实之需要，使用VPN方式进行国际联网，取证手段存在瑕疵，但如仅是为了获取与案件事实相关的网页、邮件等证据材料，对案涉相关网站搜索、截图、下载或同步录屏，并不会冲击行政规定立法目的的实现。从维护司法公正、平衡各方利益的层面看来，不宜仅因证据通过“翻墙”手段取得就认为其属于非法证据进而直接排除。¹
尽管如此，使用通过“翻墙”方式所获得的证据存在着很大的法律风险：第一，由于该证据其无法通过常规手段进行查证，法院无法现场核实该网站访问过程和记录等，国内公证机构也不能为其访问过程提供公证服务，故该种证据不具有完全的证明力，不能单独作为认定事实的依据，其证明力需要其他证据补强。第二、即使对该种证据给予认可，也不代表法院支持该种取证手段，行为人依然可能面临相应的处罚，公安机关仍然可能因为当事人的这种行为而追究其行政违法责任。
那么，是否有合法替代的解决方案呢？当然有，那就是借助中国委托公证人（香港）制度，将发生在香港的法律行为、有法律意义的事件和文书，通过确定的程序，转换为可在内地使用的有实体证明意义的公证文书。
换句话，即委托具有中国委托公证人身份的香港律师，在香港对全球网站进行访问和下载公证，制成的公证文书提供给大陆使用。
根据司法部《中国委托公证人（香港）管理办法》第三条：“委托公证人的业务范围是证明发生在香港地区的法律行为、有法律意义的事实和文书。证明的使用范围在内地。”因此，借助香港委托公证人的帮助，获取域外外观设计在先使用证据，从证据来源合法性方面而言，更容易被法院所接受。
此外，通过互联网检索查找申请日以前公开使用的在先设计，实质上是利用回溯机制查找在先的文件，这就需要借助具有回溯保存功能的工具。
在这方面，美国互联网档案馆是一个很好的工具，美国互联网档案馆（web.archive.org）一家对互联网网站页面按时间进行存档并供用户回溯访问的公益性网站，在世界范围内具有较高的知名度和信誉度，它通过定期收录和抓取全球网站的信息，并进行保存。
其收录的网页数量和收集周期也不相同，一些大型网站可能每天都会被“备份”一次，每次可能收录数十个以上的网页，而一些小型网站可能每年收录几次，每次只有几个网页。
用户可以通过 “Take Me Back”对网站的发展与历史资料进行研究。借助该实用工具，用户可以查找申请日以前在先设计公开的网页记录。
目前境内无法访问美国互联网档案馆，但通过委托公证人机制，可以委托具有中国委托公证人身份的香港律师利用美国互联网档案馆或者其它域外网站查找在先设计的证据，并对找到的在先设计证据进行公证，从而从程序和实体上满足中国法律的要求。
二
诉讼对抗：不落入权利要求保护范围抗辩
专利侵权中技术特征完全相同的情况很少，多数情况下，需要借助等同侵权的概念进行侵权认定。
按照最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，所谓“等同特征”，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
判断是否构成等同侵权，需要对专利权利要求的保护范围进行解释，通常最常见的限缩解释是借助专利权人在涉案专利审查或无效阶段为获得或维持专利有效性而作出的表述，借助“禁止反悔”原则限制专利权人将在专利审查过程中已经放弃的技术方案重新纳入专利侵权诉讼的保护范围内。
但是，被控侵权人在进行侵权抗辩时不应只将“禁止反悔”的证据检索范围限制在涉案专利本身的审查档案范围，对于与涉案专利具有分案申请关系的其它专利及其审查档案，也应当作为解释权利要求的证据。
事实上，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》也做了相应规定，《解释》第六条：“人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。”
在一起有关测量液体与固体表面接触角的测量仪器侵权专利案件中，涉案专利名为一种测量本征接触角的装置，通过阅读专利说明书，被告方发现所谓本征接触角并不是行业内的技术名词，而是专利权人自创的概念。专利权人认为现有的测量仪器只能粗略地测量表观接触角，而本发明的目的是要获得更多更精确的测量数据，既要测量液体在固定状态时的接触角，也要测量液体在倾斜状态时的接触角，经过计算获得更准确的接触角数值，这就是所谓的“本征接触角”。
涉案专利的权利要求主要保护的是测量仪器的硬件部分，而没有将获取测量参数、计算测量参数等软件部分包括在内。被控侵权的测量仪器也是测量液体与固体表面接触角的装置，也通过样本平台的倾斜方式来测量液体在倾斜状态时的接触角，操作设备硬件部分在实现机械运动方面在原理和方法上是很近似的。由于涉案专利侵权指控不涉及软件部分的比较，如果单纯比对硬件部分，很多技术特征所实现的功能相同的，很容易被得出等同侵权的结论。
经过仔细研究，被告代理人决定从涉案专利对本征接触角的测量方法入手寻找突破口，通过查找专利权人与涉案装置专利具有分案关系的申请，发现了专利权人提交的有关本征接触角测量方法的专利，该专利因未答复审查意见而被驳回。
通过研究该分案申请，发现所谓本征接触角的测量计算过程非常复杂，需要通过测量仪器精确测量获得16个计算参数，再通过扬-拉普拉斯方程组等算式计算得到本征接触角的值，而要获得16个参数，就必须保证测量仪器具有高度敏感性和精确性，因而，涉案专利与被控侵权产品的某些区别技术特征就具有了实质性的影响，例如，为了保证液滴在悬垂状态时外轮廓拍摄的清晰度，测量仪器必须使用平行光源和远光镜头，而被控侵权测量仪器并不具有这样的设备。
通过一系列的区别特征对比，被告方确定基本的辩护思路，即被控侵权设备只能用于常规的表观接触角测量，而无法测量涉案专利要求的本征接触角。在庭前会议上，被告方当庭展示了被控侵权设备，详细讲解区别技术特征，帮助技术调查官了解这些区别特征的意义。最终在法院调解下，原被告双方达成了和解协议。
三
现有技术抗辩
在被控侵权实施的技术方案与专利权利要求保护的技术方案存在一些区别，能否使用等同原则认定侵权存在争议的时候，如果被控侵权人能够举证证明其所实施的技术属于现有技术，则法院可以直接作出侵权不成立的结论。这对缩短诉讼时效，减少讼累非常有用，而且也是多层次辩护的一个好办法。
现有技术抗辩的对比方法，需要考虑以下问题：
第一、要以涉案专利的权利要求所记载的技术特征作为指引和限制，来对比被控侵权人实施的技术方案的技术特征与现有技术对应的技术特征，不需要对两者的全部技术细节都进行对比；
第二、采取类似新颖性判断的“单独对比”的方式，即只能将一件被控侵权的技术方案与一项现有技术进行对比，不能与几项现有技术的组合进行对比；
第三、“属于现有技术”的情形包括相应技术特征相同或者无实质性差异两种情况，对于无实质性差异的判断，可以借助《专利审查指南》所规定的“惯用手段的直接置换”的判断标准。
在浙江小智电器科技有限公司诉广东省佛山市顺德区华申电器制造有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案（（2019）最高法知民终804号）中，最高法院就如何判断是否属于惯用手段的直接置换提出了需要考虑的要素：第一、是否存在置换的基础。置换是安置替换，必须以被置换对象存在为前提，不能是新特征的结合；第二、应当站在所属技术领域的技术人员的角度来判断置换与被置换的手段是否是惯用的；第三，要考虑能否直接置换，即替换前后，相应特征与权利要求中其它特征的关系基本无需改变，替换的过程无需付出创造性的劳动。最高法院对于惯用手段的直接置换判断原则和步骤对于主张现有技术抗辩非常有用。
有一家福建的铸钢厂A厂，一直以铸铁原料生产钢砂，后来通过反复研究实验，该厂研究出新的钢砂生产方法，就是将轴承厂生产轴承时剩下的边角废料淬火破碎后制成钢砂。遗憾的是，这家企业并没有将该方法申请发明专利。
后来省内另外一家企业B厂也采用轴承废料生产钢砂，并将该生产方法申请了发明专利，进而对A厂提起了专利侵权诉讼。A厂主张其使用的工艺属于现有技术，并提供了1979年武汉钢厂使用轴承钢生产钢砂的新闻报道，作为乙方现有技术抗辩的证据。
但是，该新闻报道里所提到的生产工艺中对于轴承废料破碎的环节并没有详细记载，法院认为A厂所主张的现有技术抗辩并不成立，A厂在一审二审中都败诉了。虽然A厂向专利复审委提起专利无效，经过反复多次无效程序以及行政诉讼，最终才将B厂的专利无效掉。但无法对已经执行的侵权赔偿判决起到任何作用。
涉案的专利是方法发明专利，权利人所保全的证据是钢砂产品，到此权利人的侵权主张仅仅是推论，被控侵权人仍然有争辩的余地。例如，可以证明使用轴承钢生产的钢砂并非是新产品，只有方法发明所直接获得的产品是新产品的情况下，被控侵权人才承担举证责任倒置的义务，就其所使用的生产钢砂的方法不同于专利方法提供证据证明。
但是被控侵权人显然在这方面没有经验，既没有主张轴承钢为原料的钢砂不属于新产品，也没有提供本身生产钢砂的方法，如果被控侵权人担心自己的工艺秘密被泄露，可以请求法庭采取保密措施，委托鉴定机构鉴定等方式，不能简单提供其他厂家的生产工艺的报道来作为已方生产工艺的证据，这是因为现有技术抗辩主张的提出，是需要对被控侵权的技术与现有技术的技术特征进行比对的。
因此，法院没有采纳被告在先技术的抗辩主张。
四
其它抗辩手段
1.非生产经营目的抗辩
“为生产经营目的”是构成专利侵权与否的评价要件之一，但是在司法实践中，对该要件的认定存在一定争议，特别是政府机关、事业单位、公益机构等履行公共管理或者社会服务职责或者从事公益活动时，使用他人专利技术、生产专利产品是否构成专利侵权，存在争议。
最高人民法院在（2020）最高法知民终831号民事判决书中提出判断“为生产经营目的”要件时所要考虑的要素：
第一、不能将其简单等同 于实际获利；
第二、不能仅根据实施主体的机构性质来认定；
第三、要着眼于具体的被诉侵权行为，综合考虑该行为是否属于参与市场活动，是否影响专利权人市场利益等因素进行判断。
政府机关、事业单位、公益机构等非生产经营性活动的主体，实施了专利，参与了市场活动，可能损害专利权人市场利益的，可以认定其行为具备“为生产经营目的”。
故，在采用该抗辩理由时，要从实施主体行为的性质来判断能否获得支持。
2.权利用尽抗辩
我国《专利法》明确规定了专利产品“平行进口”的行为适用了权利用尽的原则，因此，在涉及到被控侵权产品为进口产品时，可以考虑是否能够适用该抗辩理由。
3.默示许可理论
专利权人或者其被许可人制造并售出专利产品的行为可能并非仅仅涉及关于该产品本身的专利权，还有可能涉及同一专利权人拥有的与该产品相关联的其它专利权，例如使用该产品的专用生产方法专利。
从权利人处合法获得了专利产品后，使用者将该专利产品用于权利人方法发明专利保护的生产方法，是否还需要另外获得专利权人的许可呢？如果没有获得明示许可，是否构成侵犯专利权人方法发明的专利权呢？笔者认为，在这种情况下，只要专利权人或者其被许可人在销售其专利产品时没有以明示方式提出限制性条件，就可以“默示许可”作为抗辩理由。
五
专利抗辩策略的选择
在存在多种专利侵权抗辩救济手段的情况下，如何选择和安排专利抗辩策略，对于案件进展具有很大影响。
1.组合拳的使用
在中国，专利无效请求是向国家知识产权局提出的，而专利侵权诉讼的审理则在法院进行，法院并不负责对作为权利基础的专利有效性进行审查。这种行政程序与诉讼程序相分离的情况使得被控侵权人过分依赖专利无效程序，或者对专利无效程序和专利诉讼程序缺乏沟通和协调，效果是不理想的。只有将两种程序相互组合，才能像拳击中的组合拳一样，虚实结合，击倒对手。上文提到的钢砂案例就是过分依赖专利无效程序而导致失败的案例。
在该案中，涉案专利技术方案所采取的破碎方法是传统的二级破碎，即粗碎用鄂式破碎机，细碎用幅式破碎机，将轴承钢边角料逐步破碎成需要的尺寸，这是传统工艺中所采用的方法，而A厂生产工艺中的破碎方法是采用双轴辊轮破碎机将废料（片状）挤压成多棱角颗粒状，即一级破碎，两者在工艺上存在差异。破碎方式是处理硬度较高的轴承钢的关键技术，由于双辊轮破碎机的辊轮材质为高锰钢，硬度低于轴承钢，辊轮破碎时消耗增加，并影响到钢砂棱角状质量，故辊轮硬度偏低影响耐磨性成为主要难题，A厂的一级破碎工艺解决了辊轮耐磨性难题。所以，解决破碎问题的方法差异采取的是不同的技术手段，具有不同的技术效果，不属于相同侵权或者等同侵权。如果A厂在辩护策略上采取不落入专利权利要求保护范围的主张和策略，而不是采取现有技术抗辩的方式，是有可能获得胜诉的。事实上，B厂在同期在江苏省针对其它企业的专利侵权诉讼中，江苏省两级法院均认定，被控侵权方法只采用“一级破碎”，没有采用专利中的“两级破碎”技术特征，没有落入专利的保护范围。
因此，应当优先考虑不落入专利权权利保护范围的不侵权抗辩主张的情况下，只有在技术特征相同或等同的情况下，才考虑利用现有技术抗辩主张。只主张现有技术抗辩，等于认同技术特征相同或者等同。
2.全面抗辩和重点抗辩相结合
在专利侵权抗辩中，不能将能想到的抗辩理由一股脑地都提出来，而缺乏论证的层次。需要考虑抗辩的思路和重点，把最重要的抗辩理由和证据放在最前面。笔者就侵权抗辩的思考路径给予简单的图示，便于被控侵权人组织整理辩护证据：
（1）仔细研究原告所主张的被侵权的专利权利要求项和从属关系，了解原告专利权最宽的保护范围和最窄的保护范围，初步判断被控侵权产品或方法是否落入专利权保护范围；
（2）如果专利权利要求保护范围较宽，考虑是否能够通过专利无效程序全部或者部分无效掉对方的专利，或者迫使对方修改专利权利要求，使被控侵权技术方案不落入专利保护范围内；
（3）如果专利权利要求撰写质量较差，保护范围较窄，考虑被控侵权技术方案是否会落入专利权保护范围，能否主张不侵权抗辩；
（4）如果经过评估，被控侵权技术方案可能被认定相同侵权 或者等同侵权，能否利用现有技术抗辩；
（5）如果技术方案相同或等同，能否主张“非生产经营目的”，或者专利权用尽、默示许可、先用权抗辩等；
（6）如果侵权抗辩不成立，能否对故意侵权进行抗辩。
专利侵权诉讼具有很强的专业性，可以从中寻找的抗辩点很多，因此，面对专利侵权指控，被控侵权人不需要慌张害怕，通过寻求专业的帮助，可以尽量减少损失，保护自身权益。
[1]《【法脉准绳】“翻墙”获得的证据可以采信吗？法官说……》广州互联网法院2020年12月8日（www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10324612）
本文作者
胡洪亮
北京周泰律师事务所
合伙人/律师
邮箱：zt@zhoutailaw.com
胡洪亮律师，擅长专利、商标、著作权、不正当竞争、合同争议与解决、域名争议解决、刑事辩护、国际贸易纠纷解决，仲裁业务。曾为代理多家跨国公司知识产权纠纷、不正当竞争案件。
文字 | 胡洪亮
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