研究各国的裁判思路和标准，预测裁判结果，对企业来说具有重要意义。
作者 | 罗莉 宁德时代新能源科技股份有限公司
编辑 | 布鲁斯
标准必要专利是指为实施某一技术标准而必须使用的专利。标准必要专利具有与普通专利相比所没有的市场控制力和回报率，因此，将专利技术纳入标准，以此来寻求市场竞争优势，夺取市场话语权，成为一种商业策略和重要追求。
禁令救济制度是指法院或者专利管理机构作出的要求案件当事人为某种行为或不为某种行为的司法命令。在标准必要专利领域，禁令救济通常是指禁止标准实施者未经授权使用标准必要专利。在专利诉讼中，标准必要专利权人申请对标准实施者发布禁令，以此对标准实施者施压，以获得专利许可费用，成为了大多数标准必要专利权人的选择。
为了确保专利权人不会滥用其专利权，标准制定组织一般都会考虑制定相应的专利政策，要求参与标准制定的标准必要专利权人作出FRAND声明。但是，通常FRAND声明仅是做原则性规定，不做详细具体说明或者指引，各国对FRAND原则的解释和适用也各有不同。
各国禁令救济制度的不同以及FRAND原则解释的不同，导致在相同的案件纠纷中可能出现不同的裁判结果。研究各国的裁判思路和标准，预测裁判结果，对企业来说具有重要意义。本文通过对各个国家的典型标准必要专利禁令救济案例进行研究，试图总结各国的禁令救济制度，为企业提供参考。
一
美国标准必要专利的禁令救济案例研究
（一）“苹果和Motorala”案
在“苹果和Motorala”案件中，苹果公司于2010年10月29日向美国威斯康辛州西区地区法院提起了诉讼，指控Motorala公司侵犯了其三项专利。Motorala提起反诉，指控苹果侵犯了其六项专利，其中包括一项标准必要专利。随后苹果修改诉状，指控Motorala侵犯其另外十二项专利。双方还向法院提出了不侵权和专利无效的确认判决，并寻求禁令救济。本案此后移交到美国伊利诺伊北区联邦地区法院，法官Posner获派审理该案。
关于禁令救济，法官Posner指出，由于Motorala进行了FRAND许可承诺，因此，除非苹果公司拒绝支付符合FRAND要求的许可费，否则没有正当理由授予禁令救济。法官Posner还援引eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案，指出由于任何一方当事人都未能表明赔偿金无法提供充分的救济，因此均无权获得禁令[13]。
上述判决作出之后，双方上诉至联邦巡回上诉法院，联邦巡回上诉法院于2014年4月25日作出二审判决。该判决指出，Motorala未能证明苹果的侵权导致其遭受无法弥补的损害，联邦巡回上诉法院维持了地区法院不判予禁令救济的判决。联邦巡回上诉法院表示标准必要专利权人已经作出了FRAND声明，表示其认同许可费用足以对其进行补偿，除非标准实施者拒绝支付符合FRAND原则的许可费，存在反向劫持的情况，否则专利权人不应该获得禁令救济[1]。巡回上诉法院认为：1）存在FRAND声明的标准必要专利，不能给予禁令救济，这一点是错误的；2）针对受FRAND声明限制的标准必要专利能否获得禁令救济的问题，应基于eBay案所确立的四要素进行判定[2]。对于此案，美国联邦贸易委员会认为，该类案件应该以公共利益为核心，准许标准必要专利权人寻求禁令救济会增加实施者的成本，损害消费者利益。
综上，在该案件中，联邦巡回法院认为FRAND声明意味着标准必要专利权人承认金钱赔偿能够弥补损失，不满足衡平原则中的四要件。但是，FRAND声明不能剥夺标准必要专利权人获得禁令救济的权利，在标准实施者不遵守FRAND原则时，可以颁发禁令。联邦贸易委员会认为该类案件应该考虑公共利益，禁令救济的颁发会增加实施者成本，损害消费者利益。
（二）“Microsoft和Motorala”案
在“Microsoft和Motorala”案件中[3]，Microsoft公司于2010年11月9日向美国华盛顿西区联邦地区法院提起诉讼，指控Motorala公司在两份要约书中均违反了其合理无歧视性原则的义务。法院在2012年2月27日法院令中裁定，Motorala向IEEE提供的保证书以及向ITU所做的声明，在Motorala和各标准制定组织之间建立起了旨在以FRAND条款许可其必要专利的可强制执行合同。作为IEEE和ITU的成员以及H.264标准与802.11标准的潜在使用者，Microsoft是该合同的第三方受益人。在2012年6月6日的法院令中，法院再次审查了Motorala基于其向ITU以及IEEE所做的关于其标准必要专利的陈述的责任。法院重申了其结论：Motorala对ITU以及IEEE所做陈述的确构成了具有约束力的，旨在以FRAND条款许可其标准必要专利的协议。Microsoft是这些协议的第三方受益人，并有权获得Motorala的标准必要专利的符合FRAND声明的许可。
由于Microsoft已承诺就Motorala的全部H.264标准必要专利组合接受基于FRAND声明的许可，并且诉讼仍在继续确定这一许可的细节，因此，通过双方协议或法院裁判，在未来的某个时候，Motorala主张专利的许可协议将成为现实。由于Microsoft将根据许可协议支付从诉讼时效内的侵权时刻起算的专利许可使用费，所以针对Microsoft使用Motorala的H.264标准必要专利组合的行为，该许可协议将构成对Motorala的救济。Motorala不能证明自身已受到不可恢复的损害。
另外，法院虽然意识到禁令救济常常伴随着专利侵权的认定，但这并不是常规的专利侵权诉讼。2012年11月13日的庭审听证后，很明确的一点是，从Motorala承诺基于FRAND条款许可其H.264标准必要专利组合时开始，Motorala就有义务向所有H.264标准的实施人授予FRAND许可。Motorala向Microsoft授予这种FRAND许可的义务远远早于该诉讼开始的时间，这意味着，诉讼的关键问题不在于Microsoft与Motorala之间是否将设立许可协议，而是该许可协议将在何时以及何种条款下创设。因此，由于Motorala一直被要求授予Microsoft关于其H.264标准必要专利的FRAND许可，所以从逻辑上来说，即将达成的许可协议将从法律上给予Motorala充分救济。
总而言之，Motorala无法证明自身遭受了不可恢复的损害或者法律上可以获得的救济不足以弥补其损害。法院于2012年11月29日作出决定，批准Microsoft关于驳回Motorala请求禁令救济的动议，核心论点包括：1）FRAND声明构成第三方受益人的可履行的合同；2）针对受FRAND声明限制的标准必要专利的禁令救济，应考虑eBay案所确立的四要素。Motorala未能证明其遭受不可弥补的损害且金钱损害赔偿不足以弥补该损害。美国联邦第九巡回上诉法院于2012年9月28日维持了地区法院关于禁诉令的裁定，并于2015年7月30日作出二审判决，维持了地区法院的判决。
综上，在该案件中，法院认为FRAND声明构成具有约束力的协议，标准实施者属于第三方受益人，标准必要专利权人有义务与标准实施者达成具体的专利许可协议，协议的达成将给予专利权人充分救济，专利权人不会遭受不可弥补的损害。除非标准实施者拒绝FRAND许可，否则不应适用禁令救济。
（三）“Bosch和SPX”案
在Bosch收购SPX案件中，FTC认为SPX试图获取禁令的行为是压迫性的和强制性的，构成不公平竞争。应该限制Bosch公司针对其标准必要专利寻求或者强制执行禁令救济，仅在第三方以书面方式拒绝接受由双方同意的中立程序决定的或者由法院决定的专利许可条款的情况下，Bosch才可以针对此类第三方行为寻求禁令救济。Bosch还出具了承诺书，承诺书中表示其要停止违反联邦贸易委员会法15U.S.C.§44所规定的行为，针对侵犯其标准必要专利的制造商或者消费者，不再提起或者威胁提起禁令请求。不过，判决书中也指出，在以下两种情况下，Bosch也可以寻求禁令救济：1）法院认定标准必要专利的使用不是基于实施SAE J2788和SAE J2843 standards标准；2）第三方书面声明其不愿意接受与承诺书一致的标准必要专利的许可，或者针对承诺书中确定的标准必要专利，第三方拒绝接受由仲裁机构或者法院裁决确定的许可协议。判决书中明确，在标准必要专利到期之前，Bosch不能撤回其承诺[4]。
该案件中FTC认为应该限制标准必要专利权人寻求禁令救济，只有在第三方拒绝法院或者仲裁机构等确认的许可协议的情况下才可以寻求禁令救济。另外，在该案件中，联邦贸易委员会引入了竞争法，从竞争法的角度判断寻求禁令救济的行为是否应该得到支持。不过，为了限制反垄断条款的应用范围，FTC强调并非违反FRAND声明就构成不正当竞争，还需要满足该行为破坏标准制定程序并有损害消费者利益的风险。另外FTC指出，即使标准必要专利权人违反了其所做出的承诺，如果该承诺对实施人的影响并不大，也不能满足《联邦贸易委员会法》第5条规定[5]。除此之外，在对Motorala和Google的调查案件中，FTC也引入了竞争法，认为Google向善意被许可方申请禁令救济并提起平行诉讼，违反了《联邦贸易委员会法》第5条[6]。如果被许可人确实不愿意就使用Google的标准必要专利向 Google 支付合理的费用，则允许 Google 寻求禁令救济。
对于在标准必要专利寻求禁令救济事项中引入竞争法的行为，也有反对声音，Maureen K. Ohlhausen认为适用第5条需要满足“实质损害”要件，禁令申请所引起的许可费上涨、减少创新，是唯一和损害挂钩的，但在Motorala和Google的调查案件中，没有证据证明存在该类损害[7]。David J. Teece和Edward F. Sherry认为反垄断法的干预可能会损害专利权人参与标准建立的信心和意愿，这会阻止创新[8]。Makan Delrahim认为寻求禁令救济和违反FRAND原则的行为属于合同行为或欺诈行为，不应由反垄断法来规制，严格的限制标准必要专利权人行使禁令救济请求权，会损害其创新动力[9]。George S. Cary则对以上观点持反对意见，认为没有迹象表明反垄断法的适用导致了专利权人对标准制定的参与性下降[10]。
（四）其他观点
不少观点认为，针对标准必要专利，应该维持标准必要专利权人的禁令救济请求权，不应因其为标准技术而特殊对待。
美国司法部马坎.德拉希姆认为，排他权是专利权人所拥有的的最基本的谈判权利之一，标准组织或者法院剥夺该权利，会对创新激励产生破坏，会促使反向专利劫持的问题恶化，使得侵权人无所顾忌的拖延诉讼。
在2019年美国司法部、专利商标局与美国国家标准技术研究所联合发布的政策声明中，明确表示FRAND声明不应阻碍标准必要专利权人获得禁令救济，不存在任何适用于标准必要专利的“特殊的法律法规”[11]。
美国ITC在“IDC和华为、中兴等”案、“华为337”案件以及“三星和苹果”案中，对禁令救济的颁发与否表明了态度。美国ITC认为美国司法部和美国联邦贸易委员会以及美国专利商标局对IDC类的非实施主体向ITC提出对于颁发禁令救济的看法不会影响ITC的决定。《1930年关税法》中并未区分标准专利或者非标准必要专利，更没有对标准必要专利权人的禁令请求权作出特别规定。
行政法法官Theodore Essex表示其认为专利劫持未被证实的，不足以阻碍禁令的颁发。在“ Inter Digital诉诺基亚和Microsoft”案件中[12]，Essex法官表示侵权方应该提供专利权人进行专利劫持的证据，诺基亚和Microsoft未履行专利劫持举证义务，不能提供确切的事实证明专利劫持的发生。同时，Essex强调标准政策以及FRAND原则不能成为法律的替代，也不能因为其存在而转移举证责任[13]。
从以上事实可以看出，美国司法部以及美国国际贸易委员会均有观点认为，不应该针对标准必要专利制定特殊的禁令救济规则，针对标准必要专利的禁令，不少担忧来自于专利劫持行为，但目前为止没有明确证据证明专利劫持的发生。
（五）小结
美国法律体系中，禁令救济颁发需要考虑四要素。针对标准必要专利，由于FRAND原则的存在，一般认为专利权人承认其损害可以通过金钱赔偿得到补偿，不满足“不可弥补的损害”，因此不应颁发禁令。另外，美国法院认为，FRAND声明构成具有约束力的协议，标准实施者属于第三方受益人，标准必要专利权人有义务与标准实施者达成许可协议，且该许可协议构成对专利权人的救济和补偿。但是，如果标准实施者不遵守FRAND原则，专利权人寻求禁令救济的权利不应被剥夺，仍然可以考虑颁发禁令。
总体上看，针对标准必要专利侵权行为，美国法院是不倾向于颁发禁令的，除非标准实施者不遵守FRAND原则。FTC也认为在标准实施者未拒绝支付许可费用、未拒绝第三方中立机构或法院判决的许可条款的情况下，标准必要专利权人试图获取禁令的行为是压迫性的和强制性的，构成不公平竞争，应该予以限制。但是，美国司法部以及美国国际贸易委员会等方面，也存在不同声音，认为不应该针对标准必要专利制定特殊的禁令救济规则，关于禁令救济是否会导致专利劫持以及是否会损害公共利益，目前没有确切的证据对此予以支持。另外，也有反对者表示，不应该利用竞争法来规制寻求禁令救济的行为。
二
欧盟标准必要专利的禁令救济案例研究
欧盟对禁令救济的适用逐步在“橘皮书标准”案件以及“华为和中兴”案件中明确下来。在“橘皮书标准”案件之前，只要发生专利侵权行为，专利权人就可以获得禁令救济。
（一）“橘皮书标准”案
在“橘皮书标准”案中[14]，德国法院认为如果标准实施者率先提出符合FRAND原则的许可意愿，专利权人依然发起禁令请求，则构成权利滥用。该案件在标准必要专利侵权纠纷案件中的禁令救济问题上，引入了反垄断法，认为拥有市场支配地位的标准必要专利权人可能存在滥用市场支配地位的行为。在该案件中关于被告阻却权利人的禁令请求，德国联邦最高法院提出了较高的要求，要求被告在协商谈判中提出满足以下条件的要约，包括：1）无条件的要约；2）真实的要约；3）合理的要约；4）易于被接受的要约。尤其明确要求被告的要约不能以专利有效和权利人已经证明实际侵权为条件，并且要求被告应预期履行其合同义务，包括向原告提供相关财务记录、提存专利使用费等。
德国法院在此后的Motorala和Apple案、Motorala和Microsoft案中，对“橘皮书标准”案中确立的原则加以引申，进一步提高了被诉侵权人成功挑战禁令请求的难度。
（二）“Microsoft和Motorala”案
2010年11月，Microsoft公司首先在美国华盛顿西区联邦地区法院起诉Motorala公司，请求法院认定Motorala公司给出的报价违反了FRAND义务。Motorala公司不甘示弱提出反诉，请求法院认定其报价符合FRAND义务而Microsoft拒绝该报价，无权获得许可，并请求给Microsoft公司颁发初步禁令。2011年7月，Motorala公司下属子公司通用仪器公司在德国曼海姆法院起诉Microsoft，请求法院认定Microsoft公司侵犯’667专利和’384专利，并请求法院向Microsoft公司颁发禁令，禁止Microsoft在德国销售被控侵权产品，这些产品包括Microsoft Xbox游戏系统和某些Microsoft Windows软件。2012年5月，德国法院判决支持了Motorala公司的诉请，作出如下判决[15]：第一，法院认为Microsoft没有获得使用Motorala专利的许可；第二，法院否决了关于Motorala对ITU的FRAND声明构成了一个Microsoft可强制执行的合同的争辩，因为德国法律不承认第三方合同权利。最后，德国法院认定，Microsoft已经侵犯了’667和’384的专利，并且禁止Microsoft“在德意志联邦共和国境内制造、销售、使用、进口或拥有涉案解码装置（特别是Xbox360）”，禁止Microsoft“在德意志联邦共和国境内制造和/或销售涉案计算机软件（特别是Windows7和/或IE9）”，禁止Microsoft“在德意志联邦共和国境内制造和/或销售涉案计算机软件（特别是Windows 媒体播放器12）”。德国法院否决了关于将FRAND声明作为“放弃主张禁令救济”的争辩。
（三）“Motorala反垄断”案和“三星反垄断”案
欧盟委员会在2012年针对Motorala和三星的两起反垄断调查中，对禁令的态度不同于德国法院的态度。在“三星和苹果”案件中，欧盟委员会向三星通报了其初步意见，其认为欧洲经济区成员国在3G通信领域均必须采用三星公司的标准技术，三星公司在该技术市场占有市场支配地位。苹果是三星标准必要专利的自愿被许可人，在此背景下，三星在多个欧盟成员国寻求针对苹果的禁令可能构成违反《欧盟运作条约》（TFEU）第102条的滥用市场支配地位（见IP/12/1448和MEMO/12/1021）的情形。在对Motorala的反垄断调查中，欧盟委员会认为，在苹果公司已明确表示愿意接受第三方裁定的FRAND费率的前提下，Motorala公司继续寻求禁令的行为构成欧盟竞争法所禁止的滥用市场支配地位行为。如果潜在被许可人愿意遵守FRAND原则进行谈判，并在谈判破裂后，接受法院或仲裁机构的裁决，那么标准必要专利权利人就不得向法院请求对潜在被许可人实施禁令[16]。对于不愿意以诚信方式、不愿意基于FRAND原则进行磋商的被许可方，标准必要专利权人可以依法寻求禁令救济[30-32]。负责竞争政策的委员会副主席华金•阿尔穆尼亚说：
“所谓的智能手机专利战不应以牺牲消费者为代价。这就是为什么所有行业参与者都必须遵守竞争规则的原因。我们对Motorala的决定，在法律上明确了强制执行标准必要专利的禁令可能是反竞争的。这也将有助于确保欧洲标准制定的正常运作。虽然专利所有权人应因其知识产权的使用而获得公平的报酬，但此类标准的实施者也应该在公平、合理和非歧视性的条件下获得标准化技术。正是通过保持这种平衡，消费者才能继续获得广泛的可互操作产品的选择权”。
委员会还认为，Motorala以强制执行禁令相威胁，坚持要求苹果放弃其对Motorala标准必要专利的有效性或侵权性提出质疑，也是反竞争的。不过，欧盟委员会没有对Motorala施以罚款，因为欧盟法院还没有依据Article102TFEU 处理标准必要专利禁令救济问题的案例，而且各国家关于此问题存在不同结论[20]。
（四）“华为和中兴”案
在“华为和中兴”案件之前，欧洲各国法院对禁令救济有不同的处理方式，因为禁令的授予没有任何统一的标准。欧洲法院在华为和中兴案件中树立了统一的禁令救济适用规则。
德国杜塞尔多夫地区法院于2013年4月5日向欧盟法院登记处提出先行裁决请求，请求法院解释《欧盟运作条约》（TFEU）第102条，并请求法院分析标准必要专利所有者向制造遵循标准的产品的企业提起侵权诉讼是否（以及在什么情况下）构成滥用支配地位。
2015年欧盟法院在“华为和中兴”案件中做出了先行裁决，欧盟法院认为侵权人以高度模糊和非约束性的方式单纯表示其愿意协商的意愿，在任何情况下都不足以限制标准必要专利权人提起禁令救济的权利。针对标准必要专利，在专利法和竞争法之间，应该在两方面寻求平衡：1）专利权人向法院申诉的权利；2）标准实施者从事商业活动的自由。禁令救济的颁发会对从事商业活动的自由造成重大限制，并因此有可能扭曲竞争。但是，根据现有的法律法规，行使与知识产权相关的排他权，也即针对侵权行为提起禁诉令的权利，本身不构成滥用支配地位。欧盟法院还指出知识产权不是绝对权力，第2004/48号指令（欧洲议会和理事会于2004年4月29日颁布的关于实施知识产权的指令）的前言的第12段规定：
“本指令不应影响竞争规则的适用，特别是TFEU第101条和TFEU第102条。本指令规定的措施不应违反《欧盟运作条约》，被用来过度地限制竞争”。
由此可见，为了保护知识产权而提起的禁令请求的权利并不是绝对的、不可侵犯的，对公共利益而言，其必须符合规定的竞争规则，尤其是TFEU第101条和TFEU第102条规定的竞争规则。
该案件进一步发展欧盟委员会在上述两起案件中确立的原则。欧盟法院对标准必要专利案件中禁令救济的适用问题作出了较为详尽的阐述（即“五步骤+三保留”标准），包括[21]：1）从FRAND声明产生信赖利益的角度阐释了对标准必要专利权人寻求禁令救济行为给予限制的理由；2）标准必要专利权人在许可谈判中应该履行的义务以及寻求禁令救济的条件。如果被控侵权人提出了FRAND许可谈判的意愿，标准必要专利权人应该提供符合FRAND原则的许可条款的书面要约，明确具体的许可费及其计算方式，仅在被控侵权人不诚信谈判，恶意拖延时，标准必要专利权人才可以寻求禁令救济；3）被许可人在许可谈判中具有相应的义务，被许可人在接收到专利权人的要约后，应积极回应，即使不同意该要约，也应该及时提出反要约。在反要约中，已经使用该标准必要专利的被许可人，应该向专利权人披露销售数据，说明标准必要专利的使用情况。欧洲法院的上述裁决试图站在较为中立的立场上，平衡权利人与被许可人之间的利益，并对标准必要专利许可谈判的双方提出“善意”谈判的模型[22]。
欧盟法院（ECJ）对“华为和中兴”案的判决仍然存在诸多有待明确之处，2016年4月，欧洲委员会提出，有必要改善标准必要专利许可环境，确定FRAND声明的含义，消除标准必要专利权利行使过程中的不确定性风险等。伴随着5G和IoT技术创新的发展，2017年11月欧洲委员会异常高调地发布了《SEP的EU路径》，其中提到“营造具有可预测性的标准必要专利权利行使环境，特别是应该避免标准必要专利权利人滥用禁令救济并将其作为谈判工具的现象”。否则将面临的比较突出的问题是，初创企业和中小企业在内的潜在实施者可以选择完全不使用这些标准专利，或者他们也可以在缺乏许可的情况下使用相关标准，但可能面临标准必要专利侵权的相关风险。这些问题可能会减缓创新步伐，阻碍关键技术的突破，并抑制欧盟初创企业和中小企业规模的扩张。
2020年4月德国慕尼黑法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件时反垄断强制许可抗辩适用指南》中细化了该“五步骤+三保留”标准，重审谈判双方的义务，给出了具体的谈判行动指引[23]：1）标准必要专利权人向标准实施者发出侵权通知；2）标准实施者向标准必要专利权人提出许可请求，标准实施者可以保留质疑专利有效性或未侵犯专利权的权利；3）专利权人向标准实施者提供具体的、书面的FRAND许可邀约；4）如果权利人要约未被接受，由标准实施者向权利人发出反要约，而标准实施者可以在该反要约中保留质疑专利的有效性或主张未侵犯专利权的权利；5）如果标准实施者发出的反要约未被接受，则标准实施者应该披露自己对有关专利的适用情况并提供担保；6）双方未达成一致的情况下，可以共同协商由独立第三方决定合适的许可费率。
（五）小结
综上，“橘皮书标准”案件中首次引入了反垄断法，但法院对标准实施者提出了较高的要求，包括提出满足条件的要约和预期履行合同义务，因此标准实施者关于驳回禁令的请求很难满足要求，标准必要专利权人相对比较容易获得禁令。在“Microsoft和Motorala”案件中，德国法院不认为FRAND声明构成许可合同，并否决了FRAND声明是“放弃主张禁令救济”的观点，认为标准实施者侵犯了专利权人的专利权，应该颁发禁令。
在“Motorala反垄断”案和“三星反垄断”案中，欧盟法院认为，标准必要专利权人具有市场支配地位，针对愿意遵守FRAND原则，接受FRAND许可的标准实施者，标准必要专利权人不能寻求禁令救济，否则可能构成滥用市场支配地位。
欧盟委员会在“华为和中兴”案件中，认为FRAND声明应该成为限制标准必要专利禁令救济的理由，同时认为标准实施者以高度模糊和非约束性的方式单纯表示其愿意协商的意愿，在任何情况下都不足以限制标准必要专利权人提起禁令救济的权利。欧盟委员会以比较中立的态度，对双方的许可谈判行为进行了明确指引，确定了遵守FRAND原则的行为模式，德国法院对行为指引进行了进一步细化，认为如果标准实施者不诚信谈判，恶意拖延，则可以对其颁发禁令。另外，欧盟委员会认为应该营造稳定的、可预测的权利行使环境，避免禁令救济的滥用，以及避免因此而阻碍中小企业对标准的实施。
可见，欧盟在禁令制度的适用上逐步发生着变化，从最初相对容易颁发禁令，到将FRAND原则作为禁令颁发的限制，并确定了涉诉双方进行许可谈判的行为指引，以此避免禁令救济的滥用。
三
英国标准必要专利的禁令救济案例研究
（一）“UPI和华为”案
在“UPI和华为”案中[24]，2014年3月，美国专利许可公司Unwired Planet International Ltd（UPI）在英国将华为、谷歌、三星等诉至专利法院，诉称三者侵犯了其持有的6件专利，其中5件涉及2G、3G和4G相关的标准必要专利。
2015年10月至2016年7月期间，法院将涉案6件专利分成5组，分别进行了技术测验和比对。随后，英格兰-威尔士高等法院在判决中确认，在案证据显示，华为对UPI公司持有的EP (UK) 2229744 and EP (UK) 1230818两项专利构成侵权。2016年夏天，UPI公司与三星达成和解，自此，三星退出了与UPI公司的专利大战。而最初一同被起诉的谷歌，早在2015年就与UPI公司和解。至此，案件变成了华为与UPI之间的对抗。
2017年4月5日，苏格兰-威尔士高等法院专利法庭在判决中对手机生产商应该为使用移动网络专利技术而支付多少费用进行了认定，法院指出华为如果不接受法院所认定的费率并与UPI达成协议，则可能面临相关产品的长期禁令。
华为公司认为，Unwired的禁令之诉应视为滥用其支配地位，违反了《欧洲委员会运作条约》第102条。Unwired没有遵守欧盟法院在华为诉中兴案（C-170/13号案件）中给出的指导意见，因为它在发出禁令救济程序之前没有提出FRAND许可要约（Unwired在任何阶段都没有提出FRAND报价，其报价太高，不可能是FRAND）。华为公司认为Unwired公司的救济应仅限于损害赔偿。英国法院考虑了第102条、华为诉中兴案、本案事实以及初审法官和上诉法院的判决，确认在没有通知的情况下提起禁止令的诉讼或未与被指控的侵权人事先协商将侵犯第102条。然而，英国法院认为华为案件中的要求不是强制性的，只是给出了一个行为标准，按照这个行为标准作出的禁令请求将不会触犯《欧洲联盟运作条约》第102条。所需的通知或协商取决于案件的具体情况，没有强制要求必须遵循华为诉中兴案中规定的协议方式。Unwired表明自己愿意按照法院裁定的任何FRAND条款向华为发放许可证，Unwired并没有滥用其支配地位。法官Birss还认为FRAND声明与竞争法边界不同，高于FRAND费率有可能不违反竞争法。标准必要专利许可人并不一定具有市场支配地位，要具体问题具体分析，FRAND声明的经济效力、标准实施者反向劫持的可能性都是相关的评估因素[25]。
2017年5月，法院举行了判决后听审，处理是否应该对华为在英国的行为签发禁令以及是否允许华为上诉的问题。华为在听审中辩称法官不应授予禁令，华为希望上诉，并表示由于上诉法院可能认定一种更合适的FRAND条款，所以目前尚不能确定达成FRAND许可协议。华为还认为如果签发禁令，尽管FRAND许可协议于2020年到期，禁令也将持续至2028年。所以华为将被迫以弱者地位就新的许可进行商谈，如果不能达成一致，华为将自动被授予禁令。华为请求法官接受其两项承诺，即：（1）上诉结束后即接受许可协议；（2）在上诉期间遵守许可条款，直至上诉完成。
2017年6月，Birss法官认为华为这一承诺太晚，决定授予UPI禁令，但由于一般禁令确实可能具有影响随后几年的许可条款的谈判或纠纷的风险，故授予一种新型禁令，即“FRAND禁令”。该案主审法官Birss对FRAND禁令作了说明[26]。所谓“FRAND禁令”指的是一种既有一般效力的禁令，同时该禁令持续时间与一般禁令不同，如果被告与原告就法官给出的FRAND许可条件达成协议，则禁令终止；如果双方未达成专利许可协议，禁令仅持续到权利人提供的FRAND许可期限，如果权利人提供的FRAND许可有效期比相关专利有效期短，则许可有效期到期后，禁令是否再次生效可重回法院确定，或者双方进行新一轮谈判[27]。
（二）“Optis和Apple”案
在“Optis和Apple”案件中[28]，Optis属于非专利实施主体，起初于2020年8月在美国德克萨斯州起诉Apple，法院认定Apple侵犯了Optis的专利，后来Optis在英国法院起诉了Apple。英国法院主张其判决的许可费率是全球性的，如果苹果不遵守该判决，将被视为“不情愿的被许可人”。Apple表示其有可能因为担心被认定为“不情愿的被许可人”而不得不遵从英国法院的判决，但Apple认为其应该有权利质疑法院做出的许可费判决，而不被认定为“不情愿被许可人”。
（三）“Conversant和华为”案
在“Conversant和华为”案件中[29]，Conversant公司于2011年收购了Core Wireless及其持有的诺基亚的2000多项专利，其中包含大量2G、3G和4G领域的标准必要专利。2017年7月，Conversant向英国法院起诉华为，诉称华为侵犯其与手机技术有关的标准必要专利，英国最高法院于2020年8月27日作出判决。
关于法院向华为发出禁令是否合适的问题，华为诉称，即使认为其侵犯了原告的英国SEP，法院向其发出禁令的举措既不合理也不公平。因为根据FRAND原则，原告基于其标准必要专利的唯一可期待的商业利益是获得合理的许可费，并且该利益的损失可以通过损害赔偿金代替禁令得到充分地救济。因此，法院根据合理的许可费率判给原告损害赔偿是更合理更公平的救济措施。对此，法院认为判决损害赔偿金还是禁令属于法官的自由裁量权，而在大多数专利侵权案件中，法官赞成颁布禁令。首先，在此案中，由于专利权人只能按照法院裁定的FRAND条款及许可费率与被告签订许可协议，该禁令的威胁不能被专利权人用作收取过高许可费的手段，或该禁令在谈判中发挥不应有的杠杆作用。再者，法院认为损害赔偿金不太可能充分替代因不执行禁令而造成的损失。另外，这类案件的关键特征是，SEP是应用于全球范围的标准技术，且SEP的专利权人必须做出FRAND声明。但是，由于在世界各地提起强制执行程序的成本将“高得难以想象”，专利权人很难在专利受到侵犯的每个国家对侵权人提起诉讼并申请强制执行。在这种情况下，若专利权人的救济手段被限制在损害赔偿金的范围内，侵权人将有继续侵权的动机，直到在每个国家都被迫支付专利使用费为止。因此，禁令可能是一种更有效的救济措施，因为它会显著增加侵权人的侵权成本。面对这样的禁令，如果侵权人希望继续留在市场上，除了接受专利权人提供的FRAND许可外，几乎没有其他选择。
（四）“TQ Delta和Zyxel”案
在“TQ Delta和Zyxel”案中[30]，2019年3月11号，英国高等法院的法官Mr Justice Carr针对标准专利实施者Zyxel颁发了禁令，因为该专利实施者拒绝参与符合FRAND原则的谈判。被告Zyxel认为专利将于2019年6月25日过期，针对在售产品颁发禁令是不合适的，或者应该暂停该禁令，或者将正在进行中的订单排除在外。原告TQ Delta认为Zyxel自称是自愿被许可者，但它不断改变对FRAND程序的意愿，法院认为Zyxel的行为是明显的劫持行为。在2013年TQ Delta首次接触Zyxel时，Zyxel就拒绝支付许可费，包括对其他专利权人的标准必要专利。如果不颁发禁令，将导致允许Zyxel从劫持行为中获利，且相当于在Zyxel选择不执行FRAND原则的情况下，法院促成了该专利的强制许可。因此法官没有暂停该禁令。针对三个正在进行的订单，法官认为没有证据显示这些订单的取消会对顾客造成不便，也无法计算订单的取消对Zyxel造成的损害程度。
（五）小结
在“UPI和华为”案中，法院认为Unwired表明自己愿意按照法院裁定的任何FRAND条款向华为发放许可证，Unwired并没有滥用其支配地位，华为侵犯了UPI的专利，如果华为不接受法院认定的许可协议，则颁发禁令，同时考虑到标准必要专利的特殊性，法院限制了禁令的持续时间，即达成许可协议时或者FRAND许可到期时，禁令终止。
在“Optis和苹果”案中，同“UPI和华为”案类似，标准实施者不接受法院的全球性许可裁决，将被认为是“不情愿的被许可人”而被颁发禁令。
在“Conversant和华为”案中，法院认为解决全球范围内的专利许可问题，金钱赔偿不能代替禁令救济。另外，在法院的加持下，专利劫持不太可能发生。禁令救济有利于将标准实施者拉倒谈判桌上，促进许可谈判的达成。
在“TQ Delta和Zyxel”案中，法院认为拒绝或者拖延许可谈判的行为构成反劫持，另外，不颁发禁令将导致反劫持获利行为，也将导致发生强制许可现象，不利于维护专利权人的权益。
可以看出英国法院整体上来说是比较支持禁令救济的，特别是针对全球性纠纷的解决以及针对不自愿的被许可人。英国法院认为禁令救济不太会构成专利劫持，反而可以促成双方的谈判以及纠纷的解决。基于标准必要专利的特殊性，为了避免禁令救济造成负面影响，禁令的适用可适当限制，比如对禁令的范围和时间进行约束。
四
印度标准必要专利的禁令救济案例研究
（一）“Ericson系列诉讼”案
在印度，SEP是一个新的、热门话题，专利法中没有提及标准必要专利，也没有专门涉及标准必要专利的法律。India也因此爆发了很多关于标准必要专利的诉讼案件。
在ICT领域中Ericson作为大量标准必要专利的所有权人，针对多个专利实施者提出了侵权诉讼。通过分析这些案件，可以发现法院基本都给予了临时禁令。在“Telefonaktiebolaget LM Ericsson(pub) v. Micromax Ltd”案件中法院没有考虑详细的FRAND声明，颁发了针对Micromax的禁令，进一步的，法院命令被告提供临时付款，并命令双方达成符合FRAND原则的许可条款[31]。印度法院认为临时禁令的颁发能够促使双方进行谈判。
在“Telefonaktiebolaget LM Ericsson(pub) v. Itex Technologies India Ltd”案件中，Intex声称涉案专利不是标准必要专利，但法院发现该声明与Intex之前的陈述相矛盾。法院认为Intex在拖延诉讼，逃避缴纳许可费。因此法院命令Intex公司支付临时许可费，如果不支付，将颁发临时禁令救济。
在“Telefonaktiebolaget LM Ericsson(pub) v. Best IT World(India) Private Ltd.(Iball)”案件中，法院也发现Iball存在前后矛盾的陈述，同时发现有初步证据证明被告侵权，且如果不颁发临时救济，Ericson将会遭到难以弥补的损失，因为原告将持续销售侵权产品，却不支付许可费。
在Ericson相关的另一个案件中，法院认为被告Lava属于无意愿许可人，因此颁发了临时禁令，限制Lava销售、制造含有涉案专利技术的手机，随后双发达成了许可协议并签署了保密协议。
在几乎所有的案件中，在不审查专利有效性和侵权行为的情况下，无论是授予临时禁令还是命令支付临时许可费，都给予了有利于标准必要专利所有权人的临时救济。法院先授予临时救济，如果临时救济未授予，则责令支付临时许可费，如果许可费未支付，将颁发强制禁令。
以上可以看出，永久禁令将限制标准实施者实施标准必要专利，迫使其退出市场，并被永远排除出市场。为了平衡，法院一般倾向于发布临时禁令，以便对争议或者问题进行补救，如果仍然解决不了问题，再颁发永久禁令。当然临时禁令或者其他临时救济也会一定程度上导致专利劫持和许可费堆积问题。
在“Re Micromas Informatics Limited v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ)”案件中，印度竞争委员会认为，专利持有者通过禁令请求会构成专利劫持。因为禁令的威胁导致标准实施者在被胁迫的情况下支付许可费，而该许可费不仅仅是基于专利技术，还基于使用替代技术所产生的转移成本。当法院不考虑FRAND原则就同意颁发禁令，双方基于禁令威胁的存在开始费率谈判时，专利劫持就形成了。
（二）小结
从以上可以看出，印度总体上更倾向于颁发禁令，但考虑到禁令可能给标准实施者带来的专利劫持等负面影响，印度倾向于先给予临时救济，临时救济不能解决问题时，再颁发永久禁令。印度竞争委员会认为禁令的颁发会形成专利劫持。
五
各国标准必要专利禁令救济案例研究总结
针对一般专利的侵权行为，不管是英美法体系还是大陆法体系，专利权人获取禁令救济的可能性还是很大的。但是，由于标准必要专利具有公共属性，存在FRAND原则，其禁令救济制度具有特殊性。
在标准必要专利诉讼中，首先各个国家所依据的法律基础不同，其次目前各国家对于FRAND声明的性质存在不同意见。美国禁令救济制度需要考虑“四要素”，其中包括“遭受了难以弥补的损失”，美国法院认为FRAND声明应该成为颁发禁令与否的重要考虑因素，FRAND原则意味着金钱能够弥补专利权人的损失，且专利权人和标准实施者之间已经达成了类似协议的关系，在标准实施者明确拒绝接受FRAND许可的情况下，才可以考虑给予专利权人禁令救济。另外，美国的司法实践中很少会适用竞争法。欧盟禁令救济制度为“自动判令停止侵权”，同时采用“比例原则”予以平衡，欧盟不认为FRAND原则在标准必要专利权人和标准实施者之间形成类似协议的关系，但认为FRAND声明应该成为限制禁令救济颁发的理由，另外，欧盟认为标准必要专利权人可能具有市场支配地位，针对遵守FRAND原则的标准实施者寻求禁令救济可能构成垄断。标准专利权人以及标准实施者应该做出许可谈判的努力，以实际行动尽量达成FRAND许可。只有在标准实施者不进行诚信谈判时，才可以对其颁发禁令。英国没有过多的考虑FRAND原则，英国法院认为禁令救济是解决全球性纠纷的有效手段，也能够防止反专利劫持，标准必要专利权人表明愿意按照FRAND原则进行许可，则不构成滥用市场支配地位。英国法院认为基于标准必要专利的特殊性，为了避免禁令救济造成负面影响，可以适当限制禁令的适用。印度采取与英国类似的理念，为了避免永久禁令带来严重的负面影响，印度选择先颁发临时禁令，再颁发永久禁令。
总的来看，标准必要专利有其自身特殊之处，各个国家针对标准必要专利的禁令救济制度均设置了一些限定，但均没有完全剥夺标准必要专利权人寻求禁令救济的权利。
参考文献
中文文献
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（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
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