在国家知识产权局发布的“2023年度专利复审无效十大案件”中，一则涉及优先权核实的案例引起了广泛关注。本文将从这一案例出发，结合其他相关案例，对优先权核实中相同主题核实的典型情况进行分析，从而试探相同主题的判断标准。
专利优先权制度源自先申请原则，其成立与否，直接影响用于评价一项专利的新颖性、创造性的现有技术的时间节点，因此，不管是在专利申请阶段还是在专利无效阶段，优先权的核实都是审查的重要一环。
一、从相关法律规定分析相同主题核实的判断标准
关于相同主题核实的判断标准，根据相关法律规定，主要包括如下两种：
（一）相同主题核实标准之“四要素”相同
专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。[1]
基于上述“相同主题”的定义，对相同主题进行核实时，应执行技术领域、技术问题、技术方案和技术效果这“四要素”相同的判断标准。
（二）相同主题核实的判断标准之“清楚地记载”
专利审查指南在第二部分第八章第4.6.2节优先权核实的一般原则中规定，对“作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题”进行核实，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。
为此，审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由，而拒绝给予优先权。
所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。
可见，进行“相同主题”的核实，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中，对于“清楚地记载”遵循的是“直接和毫无疑义地得出”的标准。
二、结合案例分析相同主题核实的典型情形
在判断是否属于“相同主题”，能否享有优先权时，比较的对象是主张享有优先权的权利要求和所依据的在先专利申请所公开的整体技术内容，既包括在先专利申请的权利要求，也包括在先专利申请的说明书以及附图。在比较方式上，并不要求在先申请与在后申请的文字表述完全一致，而是要考察在后申请的权利要求所限定的技术方案是否能从在先专利申请公开的整体技术内容中直接、毫无疑义地得出。在后申请的权利要求没有增加在先专利申请所无法涵盖的技术内容的，则可以享有优先权。[2]
如果在后申请的权利要求增加了在先申请未涵盖的技术内容，或超出在先申请文件记载的范围，该在先申请亦不能作为在后申请要求优先权的基础。
下文结合案例，对相同主题核实中存有争议的几种典型情形进行分析：
（一）有文字记载、但无法实现的技术方案，是笼统或者含糊的描述，不属于相同主题。
在“用于高速下行链路分组接入的附加调制信息信令”发明专利权无效宣告请求案[3]中，各方对于优先权文件中存在对应文字记载时，是否当然的属于相同主题，产生了争议，现将各方观点整理如下：
需要说明的是，本案的专利权人为诺基亚技术有限公司，无效宣告请求人为OPPO广东移动通信有限公司，自2021年起，专利权人在多个国家和地区对无效宣告请求人发起专利侵权诉讼并申请禁令，无效宣告请求人亦提出对专利有效性的挑战，该案件即其中之一。经审理，国家知识产权局作出第56283号无效宣告请求审查决定，宣告专利权全部无效。
【典型意义】：在《专利审查指南》对优先权核实的相关规定基础上，进一步诠释了“在先申请是否实质上清楚记载了在后申请相同主题”的判断标准。本案决定指出，虽然在先申请文件中存在与在后申请权利要求的技术方案对应的文字记载，但如果本领域技术人员依据在先申请公开的内容无法实现该技术方案，则在先申请对于上述技术方案的记载属于笼统或者含糊的描述，实质上不满足《专利审查指南》有关“清楚记载”的要求。
（二）不同于新颖性判断标准，即便在后申请新增的是没有实质限定作用的特征，也不属于相同主题。
在武田药品工业株式会社与国家知识产权局其他行政纠纷案中，对于没有实质限定作用的给药特征是否影响相同主题的核实，两审法院给出了不同的观点。
北京知识产权法院一审认为，权利要求1为制药用途权利要求，“日剂量为5毫克至250毫克”是对给药剂量的陈述，是医生根据病人情况在临床给药过程中给予的具体治疗策略和处置方式，属于用药过程的给药特征，对制药过程不具有限定作用。对于没有实质限定作用的特征，其不会对于发明创造所涉及的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果产生影响，进而不会导致所要比较的发明创造的主题产生进一步的区别。因此，没有实质限定作用的技术特征对于优先权核实中发明创造是否属于相同主题的审查结论没有实质性影响[4]。
最高人民法院二审则认为，在判断新颖性、创造性时，对权利要求中限定的某些内容视为不具有实质限定作用而不予考虑，但这一审查标准不应适用于优先权核实中，理由在于[5]：（1）从审查实质限定作用的原因来看。之所以在新颖性、创造性审查中对权利要求限定的某些内容不予考虑，是基于这些内容与要求保护的发明创造之间的关系，或者根据法律的特别规定，权利要求不应当因限定了这些内容而获得授权。换言之，审查这些内容的实质限定作用是可专利层面上的考量。而优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日，并不涉及可专利性的审查，故不能将可专利层面上的考量因素用于优先权核实中。（2）从优先权核实与新颖性、创造性判断的关系来看。在要求优先权的情况下，优先权日是确定现有技术的基准，故优先权核实应当是审查新颖性、创造性的前提步骤，在这一步骤中也不应引入新颖性、创造性的判断方法，而应基于优先权核实自身的标准进行。（3）从是否符合优先权制度的目的来看。前已述及，判断优先权是否成立，应判断在后申请的权利要求限定的内容是否能从在先申请文件中直接、毫无疑义地得出。如果将审查是否有实质限定作用的标准用于优先权核实中，将会导致只要专利申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，即可享受优先权的利益，这与优先权制度设置的目的不符，也会使专利申请人获得不正当的利益。（4）从《专利审查指南》的规定来看。从《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节以及第二部分第三章第4.1.2节中关于“相同主题”的规定可知，其审查标准不同于《专利审查指南》规定的新颖性审查的标准，即判断技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果是否实质上相同。
基于上述分析，在优先权核实中对是否属于相同主题进行判断时，需考虑权利要求所限定的技术方案的全部内容，包括没有实质限定作用的特征，以“直接、毫无疑义地得出”作为标准。
需要说明的是，在该案的判决作出之前甚至作出之后，部分观点认为优先权核实时可以采用“新颖性”判断标准。本案对此进行了回应，明确指出，“优先权核实应当是审查新颖性、创造性的前提步骤，在这一步骤中也不应引入新颖性、创造性的判断方法，而应基于优先权核实自身的标准进行”。
（三）文字表述不同，但不会增加有别于在先申请的技术特征，属于相同主题。
在浙江波速尔运动器械有限公司、杭州骑客智能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案[6]（以下简称“电动平衡车案”）中，针对在先申请公开的“纵向双轮车体”、在后申请限定为“一种改良电动平衡车”，是否属于相同主题的问题，最高人民法院再审认为：
在先申请中公开了“能与电力驱动系统很好配合”的纵向双轮车体，且公开了其为骑行工具，本领域技术人员可以理解在先申请的方案为电动平衡车。涉案专利权利要求1的主题名称为“一种改良电动平衡车”，并没有扩大在先申请的内容。
同时，在涉案专利的行政诉讼中[7]，最高人民法院还认为：“即使将在先申请中的名称“纵向双轮车体”修改为权利要求1的“改良电动平衡车”，也不会给本专利带来有别于在先申请的技术特征，并进而使本专利丧失在先申请的优先权。”
可见，进行相同主题的核实时，并不要求在先申请与在后申请的文字表述完全一致，而应核实在后申请的权利要求是否增加了有别于在先申请的技术特征。
需要说明的是，此处“有别于”并非按照新颖性标准进行评判，故与上述第（二）点中没有实质限定作用的特征也会导致在后申请不属于相同主题的观点并不矛盾。《专利审查指南》明确了给药特征可以构成区别特征，只是规定其不能使医药用途发明具备新颖性，故上述第（二）点中没有实质限定作用的特征，依然可以会使得在后申请“有别于”在先申请。
（四）对相同主题进行核实时，应谨慎区分上位概括与文字表述不同。
在上述“电动平衡车案”中，对于在后申请限定的“多个传感器”能否从在先申请中记载的“传感器包括加速度传感器、陀螺仪和红外光电传感器”中直接毫无疑义地得出，最高人民法院认为：
在先专利申请文本中记载了传感器包括加速度传感器、陀螺仪和红外光电传感器，涉案专利权利要求1中限定为“多个传感器”，虽然在先专利申请中没有同样的文字表述，但本领域技术人员可以从在先专利申请公开的内容中得知其存在多个传感器，也能得知控制器的功能，进而得到涉案专利权利要求1的技术方案。综上，涉案专利所要解决的技术问题和预期的技术效果与在先专利申请相同，本领域技术人员基于在先专利申请公开的内容，能够直接、毫无疑义地得到权利要求1所限定的技术方案，权利要求1中并未增加新的发明创造内容。
对此，笔者认为，这种情况理解为一种“上位概括”更为合适。如果在后申请是在在先申请所对应的下位概念技术方案基础上进行的上位概括，则通常认为二者不属于相同主题的发明或者实用新型[8]。
在深圳某公司、国家知识产权局等行政二审纠纷案[9]中，最高人民法院对在后申请所限定的“脱毛仪”是否记载于在先申请的“激光脱毛仪”中，给出了如下评述：
根据普遍接受的审查实践，相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。根据本案查明事实，本专利的在先申请只记载了主题为激光脱毛仪的技术方案，未记载主题为脱毛仪的技术方案，而本专利权利要求1-9均请求保护一种脱毛仪，二者主题不相同，故本专利权利要求1-9不能享有优先权。
最高人民法院进一步指出：首先，本专利权利要求1-9均请求保护一种脱毛仪，而本专利在先申请公开的技术方案是激光脱毛仪。将脱毛仪光源限定为激光，实际是通过“激光”这一具体技术特征进一步限定脱毛仪的保护范围，二者不符合上述“所解决技术问题、技术方案和预期效果相同”的判断标准，进而不符合专利法第二十九条第二款规定的“相同主题”。其次，“激光脱毛仪”与“脱毛仪”分别对应的权利要求的保护范围明显不同。如果赋予本专利权利要求1-9优先权，那么优先权制度带来的时间利益将会不合理地延展到使用非激光光源或其他脱毛方式的技术方案，进而悖离专利法有关优先权的立法宗旨。
有鉴于此，对于相同主题的核实，应谨慎区分“上位概括”与“文字表述不同”，避免优先权制度带来的时间利益不合理地延展到在先申请未公开的技术方案，进而悖离优先权的立法本意。
（五）优先权日后产生技术内容变化的术语不能用于解释在后申请的技术方案，不属于相同主题。
在某专利控股公司、中华人民共和国国家知识产权局等行政二审纠纷案[10]中，优先权文件1、3、5记载的“CQI请求字段”能否相当于本专利权利要求1中的“CSI请求字段”，进而构成相同主题，成为案件争议焦点。
对此，最高人民法院认为：首先，根据本专利说明书的记载，“CSI请求字段”和“CQI请求字段”并非等同的概念。根据本专利说明书第[0008]段的记载，CSI报告可以包括HARQACK/NACK报告和CQI/PMI/RI报告。可见，CSI报告和CQI报告是包含与被包含的关系，并非等同的关系。其次，从本领域技术人员的通常理解来看，“CSI请求字段”和“CQI请求字段”代表不同的含义。对于本领域技术人员来说，CSI和CQI的含义及包含与被包含关系明确且固定，始终未发生过改变。最后，关于某专利控股公司所主张的随着通信技术的演进，“CSI请求字段”开始更多地被本领域技术人员使用的问题。本院认为，对于专利文件中技术术语的理解应当站位本领域技术人员结合优先权日的现有技术来理解，对于优先权日后产生技术内容变化的术语不能用于解释在后申请的专利文件内容。对于因技术演进，在优先权日之后产生的新技术内容不应纳入享有优先权的在后申请的保护范围。
可见，对于专利文件中技术术语的理解应当站位本领域技术人员结合优先权日的现有技术来理解，随着技术的演进，在优先权日后产生技术内容变化的术语不能用于解释在后申请的专利文件内容，在优先权日之后产生的新技术内容不应纳入享有优先权的在后申请的保护范围，换言之，这一新技术不属于“清楚地记载”于在先申请的内容。
（六）从附图中直接、毫无疑义地得出的技术方案，属于相同主题。
在上述“电动平衡车案”中， 针对在先申请没有文字记载的情况下，在后申请的权利要求中限定的“内盖、转动机构、车轮和电力驱动系统的位置关系”是否能够直接、毫无疑义地得出，最高人民法院再审认为：
根据在先专利申请的附图1，其两个车轮固定于内盖的两侧，且其必然是可转动的固定。根据在先专利申请的附图2，由于左右内盖上要安装踏板，因此电源设置在左底盖和左内盖之间，控制器和传感器设置在右底盖和右内盖之间。从在先专利申请附图2公开的内容，可以确定电池、控制器和传感器的安装位置应固定在底盖上或者固定在内盖上，且这些固定方式均为本领域技术人员从附图2公开的内容中可以明确得出的。在先专利申请中，轮毂电机所指位置与其在涉案专利说明书附图中的位置也完全相同，因此，从在先专利申请公开的内容中，本领域技术人员能够直接、毫无疑义的得出涉案专利权利要求1中限定的内盖、转动机构、车轮和电力驱动系统的位置关系。
可见，即便没有文字记载，但从在先申请的说明书附图中直接且毫无疑义地确定的内容，显然属于其公开内容，可以据此要求优先权。
（七）数值范围与在先申请记载的不完全相同或者部分重叠，不属于相同主题。
在赵凿元、国家知识产权局专利行政管理（专利）纠纷再审案[11]中，在后申请的权利要求3限定的数值范围为“170g/L～280g/L”，在先申请中的数值范围为“180g/L～280g/L”，对于两者是否属于相同主题，最高人民法院认为，在后申请的上述技术特征未记载在在先申请中，在后申请的技术方案与在先申请中记载的技术方案存在实质性差异，不属于“就相同主题提出专利申请”的情形，不能享有优先权。
可见，如果在后申请权利要求中包含数值范围特征，该数值范围与在先申请记载的数值范围不完全相同或者部分重叠，则在后申请与在先申请记载的技术方案存在实质性差异，不属于相同主题。
三、结语
实践中，相同主题的核实一直都是优先权核实的重点和难点，本文从法律规定出发，结合具体案例，对相同主题核实的典型情形进行分析，以期能够形成一些可供参照的规则。经过对案例的研习可知，进行相同主题的核实时，不仅要重点分析在先申请是否“清楚地记载”了相关技术方案，还需同时考虑“四要素”是否相同，谨遵优先权核实自身的标准，而不应引入新颖性的判断方法。
注释：
[1]中国国家知识产权局.专利审查指南（2023版）[M].北京：知识产权出版社，2024年1月第1次印刷，第二部分第八章4.1.2相同主题的发明创造的定义。
[2]最高人民法院，（2018）最高法民申2346号民事裁定书。
[3]“2023年度专利复审无效十大案件”之八，https://mp.weixin.qq.com/s/Sox1yM_w2fgTghupOHJlmw。
[4]北京知识产权法院，（2019）京73行初9748号行政判决书。
[5]最高人民法院，（2021）最高法知行终344 号行政判决书。
[6]最高人民法院，（2018）最高法民申2346号民事裁定书。
[7]最高人民法院，（2020）最高法知行终353号行政判决书。
[8]国家知识产权局专利复审委员会.以案说法——专利复审、无效典型案例指引[M].北京：知识产权出版社，2018年9月第1次印刷（P126）.
[9]最高人民法院，（2023）最高法知行终698号行政判决书。
[10]最高人民法院，（2022）最高法知行终583号行政判决书。
[11]最高人民法院，（2019）最高法行申12665号行政裁定书。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：路伟廷北京允天律师事务所